Amlodipine Case, Provincial Court Barcelona (Audiencia Provincial Barcelona), 9 May 2008

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Case reported and summarized by Dr. Miquel Montañá , Clifford Chance, Barcelona

Jurisdiction: Spain
Court: Provincial Court Barcelona (Audiencia Provincial Barcelona)
Case date: 9 May 2008
Case number: Appeal 612/2005
Parties
1: Not indicated
Defendant 1: n.a.
Patent information: Patent number: ES 520,389
Application number: EP 244,944
Patent name: Salts of amlodipine
Key areas: Validity - Scope of protection - Extent of Protection - Chemical Engineering
Relevant terms: Patent - Reversal of burden of proof
Applicable legislation: n.a.

Headnote

On 26 May 2008, the Court of Appeal of Barcelona published a judgment dated 9 May 2008 confirming the novelty and inventive activity of patent ES 520,389, which claimed a process to obtain amlodipine, and patent EP 244,944, which claimed a process to obtain besylate amlodipine. This is the fifth judgment from a Spanish Court of Appeal confirming the validity of both patents. It deviates from the conclusions reached in a judgment handed down by the Court of Appeal of Madrid (Section 10) on 24 April 2006, which was not followed either by Section 12 of the same Court of Appeal in a later judgment of 19 December 2006. One of the most interesting aspects of the judgment of 9 May 2008, which is a landmark decision due to the depth in which the technical issues raised by the case are examined, is that the Court has clarified that the “reversal of the burden of proof” principle obliges the defendant to prove both the process used to obtain the product and that that process does not fall within the scope of protection of the patent. The defendant had alleged that this rule only obliged them to prove the first aspect (i.e. the process used). After considering the evidence, the Court concludes that the process described in Gedeon Richter's patent application WO-A-01/02360 falls within the scope of protection of both patents.

Summary

Facts of the Case

The claimant, P, filed a complaint before the Court of First Instance number 28 of Barcelona against the defendant B (now known as S) for alleged infringement of its patents ES 520,389 and EP 0,244,944. S had

  1. acquired marketing authorizations from A granted by the Spanish Drug Agency for a generic pharmaceutical speciality whose active ingredient was Amlodipine Besylate, manufactured by Gedeon Richter following the process described in patent application WO-A-01/02360;

  2. advertised in the specialized press the imminent launch of its generic onto the Spanish market; and

  3. stockpiled the final product in Portugal.

In its complaint, P alleged that S had infringed patents ES 520,389 and EP 0,244,944 by offering and introducing Amlodipine Besylate in the Spanish market, directly obtained through a process falling within the scope of protection of its patent. Apart from the patent infringement actions, P alleged that S had carried out unfair competition acts and, specifically, that it had obtained an advantage in the market by infringing its patent rights while filing an application for a marketing authorization while patents ES 520,389 and EP 0,244,944 were in force.

The interim injunctions ordered by the Court of First Instance number 28 of Barcelona in May 2003 prevented S from launching its generic onto the Spanish market, and the stockpiled units of sale were transferred to a third party in Portugal.

S's defence in the main proceedings was that the manufacturer's process was essentially different from P's patented process, and filed a counterclaim alleging the nullity of both patents for lack of novelty and lack of inventive step.

On 8 April 2005, the Court of First Instance number 28 of Barcelona delivered its judgment, dismissing the revocation action based on lack of novelty and inventive activity of patents ES 520,389 and EP 0,244,944 and arriving to the conclusion that (i) Gedeon Richter's process literally infringes P's patents and (ii) S had committed unfair competition acts, thus upholding all the actions relating to patent infringement and unfair competition filed by P.

The judgment was appealed by S before the Provincial Court of Barcelona (Section 15).

Question in Dispute

Does the selection of a salt meet the inventive step requirement?

What is the scope of the principle of the reversal of the burden of proof?

Does it oblige the defendant company to prove that the process effectively used by the manufacturer does not infringe the patented processes?

How should the claims of a patent be construed for the purpose of assessing patent infringement?

Does the existence of a patent right function to prevent a third party from importing and using the patented product for the purposes of seeking marketing authorisation for a generic?

Does the “Bolar provision” of Article 10(6) of EC Directive 2004/27 apply to acts carried out in Spain before EC Directive 2005/27 came into force?

Arguments of the Parties

Judgment of the Court

On 9 May 2008, the Provincial Court of Barcelona delivered its judgment, partially accepting the defendant's appeal. The Court handed down a new judgment in which it (i) confirmed the novelty and inventive step of patents ES 520,389 and EP 0,244,944; (ii) confirmed that Gedeon Richter's process literally infringes both process patents and (iii) confirmed that S had infringed P's patents by offering for sale on the Spanish market a generic of Amlodipine Besylate directly obtained by an infringing process. However, the Court dismissed the compensation action filed by P on the basis that the product was not launched onto the Spanish market and held S harmless from the unfair competition actions filed by the patentee on the basis that a patent right does not prevent a third party from importing and using the patented product for the purposes of seeking marketing authorisation for a generic.

The Provincial Court of Barcelona first analysed the validity of the patents in dispute.

With regard to patent ES 520,389, the Provincial Court dismissed S's petition on the basis that novelty cannot be challenged, as S tried to do, relying on a combination of different documents on the state of the art. Furthermore, since one of the two documents invoked by S was published after the priority date of patent ES 520,389, it could not be taken into consideration for assessing inventive step. Thus, the Court reached the conclusion that patent ES 520,389 was novel and involves an inventive step.

As for patent EP 0,244,944, S only argued lack of inventive step, but not lack of novelty. Following the Court-appointed expert's opinion, the Provincial Court concluded that the selection of the Besylate salt had inventive step, relying on the fact that it has the best combination of formulation properties and that, according to the technical documents presented by the parties, those properties were unexpected at the priority date of this patent.

The Provincial Court of Barcelona then considered the issue of the “reversal of the burden of proof” principle recognised in Article 61(2) of the Spanish Patent Act. S alleged that this article only imposes one obligation: disclosing the process used to obtain the product, while P sustained that it obliged the defendant party that has proved the use of “another” process to prove that it does not infringe the patent claims. The Provincial Court confirmed that the burden of proof foreseen in Article 61(2) sets out two obligations for the defendant: first of all, the defendant must specify what process it uses to obtain the product. Additionally, the defendant must prove that this process it uses does not infringe the patents held by the plaintiff.

The Court then addressed the question of whether the process described in Gedeon Richter's patent application WO-A-01/02360 infringes any of the claims of patents ES 520,389 and EP 0,244,944, objectively interpreted in light of the description and the examples. After considering the evidence and carrying out an in-depth assessment of the technical issues brought up in the case, the Court concluded that Gedeon Richter's process literally infringes both patents. Despite that, and taking into account that S merely offered the infringing product, but did not put it on the market while P's patents were in force, the Provincial Court of Barcelona upheld those pronouncements containing a cease and desist order, and ordered S to partially publish the judgment in the same magazine where it included the advertisement amounting to patent infringement (or, if that particular publication has ceased to exist, in another publication belonging to the pharmaceutical sector and with similar distribution), but dismissed the actions aimed at compensating P for the damage caused. Since the sole act of infringement carried out by S was the offer of the infringing product in a magazine addressed to pharmacists, the Court concluded that no damage was caused, thus dismissing the compensation action filed by P.

The unfair competition actions were also dismissed. The Provincial Court confirmed the criteria already set out in its judgment dated 17 March 2008 in the sense that that acts carried out in order to obtain a marketing authorisation from the Spanish Drug Agency prior to the implementation of EC Directive 2004/27 (recognising the “Bolar” provision, see Atorvastatin, Court of Appeal of Barcelona (Audiencia Provincial Barcelona), 17 March 2008) cannot be considered as an act of infringement, even if samples are submitted. That is, it recognized the retroactive effect of the “Bolar” provision.


Annotation

When determining what constitutes “state of the art” for the purpose of analysing novelty and inventive activity, the Provincial Court of Barcelona followed the Guidelines for Examination in the EPO and the Case Law of the Boards of Appeal, which, although not binding, provide interpretive guidelines regarding key concepts in the EPC.

This judgment has clarified the scope of Article 61.2 of the Spanish Patent Act, confirming that when a patent benefits from the “principle of the reversal of the burden of proof”, the defendant must prove that the process used to manufacture its product does not fall within the scope of protection of the allegedly infringed patent.

Finally, as regards infringement, the Provincial Court of Barcelona has maintained its position that patent claims need to be construed objectively, taking into consideration the specification and examples, as well as the position taken, in its previous judgment dated 17 March 2008 (and changing the stance it had taken in the previous judgments of 26 September 2002, 13 December of 2004, 21 July 2005, 4 January 2006 and 26 July 2006 and aligning with the view expressed by Section 28 of the Provincial Court of Madrid), in the sense that submitting a sample to the Spanish Drug Agency before the implementation of EC Directive 2004/27 was not an act of patent infringement but is covered by the “Bolar” provision. The parties have appealed to the Spanish Supreme Court, so the judgment is not final.


List of Similar Cases


Full Text of the Case

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DECIMOQUINTA

ROLLO No 612/05-3a

JUICIO ORDINARIO No 277/2003

JUZGADO DE 1a INSTANCIA No 28 DE BARCELONA

SENTENCIA Núm. 165/2008

Ilmos. Sres.

D. IGNACIO SANCHO GARGALLO

D. LUIS GARRIDO ESPA

D. BLAS ALBERTO GONZALEZ NAVARRO

En la ciudad de Barcelona, a nueve de mayo de dos mil ocho.

Vistos en grado de apelación, ante la Sección Quince de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de juicio ordinario, número 277/2003, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 28 de los de Barcelona, a instancia de PFIZER CORPORATION, PFIZER LIMITED y PFIZER, S.A., representadas por el procurador D. Angel Quemada Cuatrecasas, contra BAYVIT, S.A. (hoy LABORATORIOS STADA, S.L.), representada por la procuradora Carlos Montero Reiter. Estos autos penden ante esta sala en virtud del recurso apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia dictada en los mismos el dia 8 de abril de 2005.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: “Que debo estimar y estimo la demanda formulada por PFIZER CORPORATION, PFIZER LIMITED y PFIZER, S.A., representada por el procurador D Angel Quemada Cuatrecasas contra la entidad BAYVIT, S.A., y declaro que:

  1. PFIZER CORPORATION es la titular de la patente española 520.389, PFIZER LIMITED es la titular de la patente europea 0.244.944 y PFIZER, S.A. es licenciataria de las mismas en España.

  2. La SAL DE BESILATO DE AMLODIPINA que BAYBIT ha ofrecido y tiene previsto comercializar en el mercado español ha sido fabricada por un procedimiento que invade el ámbito de las reivindicaciones de las patentes ES 520.389 y EP 0.244.944.

  3. El procedimiento descrito y reivindicado por la solicitud de patente WO-A-01/02360 titularidad de Richter Gedeon Vegyeszety Gyar, R.T. invade el ámbito de protección de las patentes ES 520.389 de PFIZER CORPORATION y EP 0.244.944 de PFIZER LIMITED.

  4. El ofrecimiento y la introducción en el comercio de SAL DE BESILATO DE AMLODIPINA directamente obtenida por el procedimiento de solicitud de patente WO-A-01/02360 titularidad de Richter Gedeon Vegyeszety Gyar, R.T. y la posesión y utilización de dicho producto para su ofrecimiento e introducción en el comercio, supone la infracción de las patentes ES 520.389 de PFIZER CORPORATION y EP 0.244.944 de PFIZER LIMITED.

  5. BAYVIT, S.A. ha infringido las patentes ES 520.389 de PFIZER CORPORATION y EP 0.244.944 de PFIZER LIMITED.

  6. BAYVIT, S.A. ha realizado actos de competencia desleal susceptibles de perjudicar los derechos e intereses de los demandantes.

  7. BAYVIT, S.A. ha causado a PFIZER CORPORATION, PFIZER LIMITED y PFIZER, S.A. unos daños y perjuicios efectivos, cuya determinación se realizará en ejecución de sentencias atendiendo a los parámetros contenidos en la presente resolución.

Condenado a BAYBIT, S.A. a:

  1. Estar y pasar por las anteriores declaraciones;

  2. Abstenerse temporalmente de utilizar, para la elaboración de especialidades farmacéuticas, ya sea por sí misma o subcontratando la fabricación a terceros, AMLOPIDINA y/o SAL DE BESILATO DE AMLODIPINA obtenida por cualquier procedimiento que invada el ámbito de las reivindicaciones de las patentes ES 520.389 y/o EP 0.244.944 y, en particular, AMLOPIDINA y/o SAL DE BESILATO DE AMLODIPINA obtenida por el procedimiento descrito en la solicitud de patente WO-A-01/02360 titularidad de Richter Gedeon Vegyeszety Gyar, R.T.;

  3. Cesar y abstenerse de ofrecer a terceros e introducir en el comercio español especialidades farmacéuticas conteniendo AMLOPIDINA y/o SAL DE BESILATO DE AMLODIPINA obtenida por cualquier procedimiento que invada el ámbito de las reivindicaciones de las patentes ES 520.389 y/o EP 0.244.944 y, en particular, AMLOPIDINA y/o SAL DE BESILATO DE AMLODIPINA obtenida por el procedimiento descrito en la solicitud de patente WO-A-01/02360 titularidad de Richter Gedeon Vegyeszety Gyar, R.T.;

  4. Abstenerse de poseer, ofrecer y comercializar las especialidades farmacéuticas Genericas “AMPLODIPINO BAYBIT 5mg comprimidos” y “AMPLODIPINO BAYBIT 10 mg comprimidos”.

  5. Retirar del tráfico económico y de sus locales todas las unidades en venta de especialidades farmacéuticas conteniendo AMLOPIDINA y/o SAL DE BESILATO DE AMLODIPINA obtenida por cualquier procedimiento que invada el ámbito de las reivindicaciones de las patentes ES 520.389 y/o EP 0.244.944 y, en particular, AMLOPIDINA y/o SAL DE BESILATO DE AMLODIPINA obtenida por el procedimiento descrito en la solicitud de patente WO-A-01/02360 titularidad de Richter Gedeon Vegyeszety Gyar, R.T.

  6. Resarcir a PFIZER CORPORATION, PFIZER LIMITED y PFIZER, S.A. por los daños causados por BAYBIT, S.A., cuya determinación se realizará en ejecución de sentencia atendiendo a los parámetros contenidos en la presente resolución.

  7. Al embargo de los objetos importados y/o adquiridos de terceros con violación de los derechos de patente de PFIZER CORPORATION, PFIZER LIMITED y PFIZER, S.A. y de los medios exclusivamente destinados a tal producción o a la realización de la infracción y, en particular, al embargo de: a) las unidades de cualquier especialidad farmacéutica conteniendo AMLOPINDINA y/o SAL DE BESILATO DE AMLODIPINA que sean retiradas del tráfico económico y/o de los locales de BAYBIT, S.A.; b) los lotes de AMLOPIDINA y/o SAL DE BESILATO DE AMLODIPINA adquiridos de terceros por BAYBIT, S.A. que se encuentren en sus locales comerciales;

  8. A la destrucción de las unidades de cualquier especialidad farmacéutica conteniendo AMLOPIDINA y/o SAL DE BESILATO DE AMLODIPINA que sean retiradas del tráfico económico y/o de los locales de BAYBIT, S.A.; y de los lotes de AMLOPIDINA y/o SAL DE BESILATO DE AMLODIPINA adquiridos de terceros por BAYBIT, S.A. que se encuentren en sus locales comerciales y hayan sido embargados conforme a lo solicitado en el apartado 7, apartados a) y b), anterior;

  9. Que se abstenga de utilizar cualquier procedimiento comprendido en la patente EP 0.244.944 y de ofrecer, introducir en el comercio o utilizar SAL DE BESILATO DE AMLODIPINA obtenida mediante cualquier procedimiento comprendido en dicha patente, y en particular, mediante el procedimiento descrito en la solicitud de patente WO-A-01/02360 titularidad de Richter Gedeon Vegyeszety Gyar, R.T., una vez caducada la patente EP 0.244.944, durante un periodo de tiempo idéntico al que ha mediado entre la fecha de solicitud de las autorizaciones de comercialización de las EFG “AMPLODIPINO BAYBIT 5mg comprimidos” y “AMPLODIPINO BAYBIT 10mg comprimidos” y la fecha de su concesión, todo ello al efecto de remover todos los efectos producidos por la infracción y evitar que BAYBIT pueda obtener injustamente un beneficio de la infracción denunciada.

  10. A abstenerse de presentar y/o adquirir de terceros nuevas autorizaciones de comercialización de especialidades farmacéuticas que incorporen SAL DE BESILATO DE AMLODIPINA obtenida por cualquier procedimiento comprendido dentro del ámbito de las reivindicaciones de las patentes EP 0.244.944 y, en particular, SAL DE BESILATO DE AMLODIPINA obtenida por el procedimiento descrito en la solicitud de patente WO-A-01/02360 titularidad de Richter Gedeon Vegyeszety Gyar, R.T., hasta que haya transcurrido la fecha de caducidad de la patente EP 0.244.944, un periodo de tiempo idéntico al que ha mediado entre la fecha de solicitud de las autorizaciones de comercialización de las EFG “AMPLODIPINO BAYBIT 5mg comprimidos” y “AMPLODIPINO BAYBIT 10mg comprimidos” y la fecha de su concesión, todo ello al efecto de remover todos los efectos producidos por la infracción y evitar que BAYBIT pueda obtener injustamente un beneficio de la infracción denunciada;

  11. A notificar la sentencia, a costa de la demandada, a la Agencia Española del Medicamento, con domicilio en la C/ Huertas, 75, 28014 MADRID, al objeto de que proceda a anotar la sentencia en el Registro de Especialidades Farmacéuticas.

  12. A la publicación de la sentencia condenatoria, en lo relativo a la acción interpuesta por la actora, (encabezamiento, fundamentos 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° y fallo), a costa de la demandada, en los periódicos de tirada nacional EXPANSIÓN y EL PAIS, de conformidad con lo previsto en el artículo 63 de la Ley de Patentes.

Y todo ello, con imposición de costas a la parte demandada.

Que debo desestimar y desestimo la demanda reconvencional formulada por BAYVIT, S.A. representada por el procurador D. Carlos Montero Reiter contra PFIZER CORPORATION, PFIZER LIMITED y PFIZER, S.A., absolviendo a la expresada demandada reconvencional, con expresa condena en costas a la parte actora reconvencional”.

SEGUNDO: Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de LABORATORIOS STADA, S.A. (antes BAYVIT, S.A.), que fue preparado y formalizado conforme a la vigente LEC, confiriéndose traslado a la parte actora. Recibidas las actuaciones y formado en la Sala el Rollo correspondiente, se procedió a señalar la celebración de la vista para el día 12 de diciembre de 2007.

TERCERO: En el presente juicio se han observado y cumplido las prescripciones legales.

Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. IGNACIO SANCHO GARGALLO.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Alcance de la controversia en esta alzada

Las actoras, que comparecian como titulares y licenciataria de las patentes de procedimiento ES 520.389 y EP 0.244.944 para la obtención de AMLOPIDINA BASE y SAL DE BESILATO DE AMLODIPINA, denuncian su violación por BAYVIT mediante el ofrecimiento y la introducción en el comercio de SAL DE BESILATO DE AMLODIPINA directamente obtenida por el procedimiento de solicitud de patente WO-A-01/02360 titularidad de Richter Gedeon Vegyeszety Gyar, R.T. y la posesión y utilización de dicho producto para su ofrecimiento e introducción en el comercio, así como la realización de actos de competencia desleal (arts. 5 y 15 LCD). Sobre la base de dicha infracción, las actoras acumulan una pluralidad de acciones: declarativas, inhibitorias, de remoción de efectos, de indemnización de daños y perjuicios y de publicidad de la resolución.

La demandada, además de oponerse a las acciones de violación, formuló reconvención para que se declarara la nulidad de las referidas patentes por falta de novedad y de actividad inventiva.

La sentencia dictada en primera instancia analiza en primer lugar la validez de las patentes de procedimiento ES 520.389 y la EP 0.244.944, para concluir que gozan de novedad y de actividad inventiva. A continuación, considera que las referidas patentes de procedimiento lo eran para la fabricación de sustancias nuevas (AMLOPIDINA BASE y SAL DE BESILATO DE AMLODIPINA), por lo que resulta de aplicación la presunción iuris tantum del art. 61.2 LP. Entiende acreditado que la demandada comercializa una especialidad farmacéutica cuyo ingrediente activo es BESILATO DE AMLODIPINA, directamente obtenida por el procedimiento de solicitud de patente WO-A-01/02360 titularidad de Richter Gedeon Vegyeszety Gyar, R.T., que se ha demostrado que es el mismo que el protegido por las patentes de la actora. En consecuencia estima íntegramente todas las pretensiones contenidas en el suplico de la demanda, no sólo las fundadas en la infracción de patentes, sino también las de competencia desleal.

La sentencia es recurrida en apelación por los siguientes motivos:

  1. Falta de exhaustividad de la misma, con infracción del art. 218.2 LEC en relación con el art. 248.3 LOPJ y los arts. 24.1 y 120.3 CE. El recurso argumenta que el juicio sobre la falta de novedad y de actividad inventiva de las patentes de procedimiento de la actora no se ha hecho de forma independiente y previa al examen de la infracción, sino con motivo de determinar si procede la aplicación del art. 61.2 LP por ser la sustancia a la que se llega nueva. Además denuncia que el fundamento jurídico tercero, que es el dedicado a la reconvención, se limita a referenciar las distintas razones aducidas por los peritos de las partes y por el perito judicial, y concluye que a la vista de los mismos y de la normativa sobre novedad, las patentes de procedimiento de la actora gozan de dicho requisito de patentabilidad. A juicio de la parte recurrente se trata de una motivación insuficiente porque omite un juicio sobre la actividad inventiva, y respecto de la novedad se limita a manifestar que ha valorado la prueba conforme a las reglas de la sana critica, sin exponer la razón que le lleva a concluir la concurrencia de este requisito de patentabilidad.

  2. A la vista de la prueba practicada no concurren los requisitos de novedad y de actividad inventiva en las patentes respecto de las que se solicitó la nulidad por falta de novedad y de actividad inventiva. Niega que sea cierta la aseveración tomada del informe del Dr. Segura de que si la AMLOPIDINA y la SAL DE BESILATO DE AMLODIPINA eran nuevas a la fecha de prioridad de las respectivas patentes, necesariamente los procedimientos para su obtención también lo eran, aunque se hubiera utilizado un procedimiento de analogía; y analiza de forma pormenorizada las anterioridades que privan de novedad y de actividad inventiva a cada una de las patentes, valorando los diferentes pronunciamientos judiciales que ha habido al respecto.

  3. Infracción del art. 61.2 LP, pues a STADA no le corresponde tanto probar la no infracción como probar que ha obtenido el producto por un procedimiento alternativo, que es lo que ha hecho.

  4. Error en la valoración de la prueba respecto de cuál es el ámbito de protección de las patentes de PFIZER y enseñanzas de las mismas. El recurso, después de repasar los criterios legales para la determinación del ámbito de protección de las patentes, determina cuál es a su juicio el que corresponde a las patentes de la actora (ES 520.389 y ES 2.012.803), para precisar a continuación qué es lo que queda fuera de este ámbito de protección.

  5. Inexistencia de infracción: error en la valoración de la prueba consistente en los dictámenes periciales aportados por las partes y en el informe emitido por el perito judicial. El recurso, si bien denuncia que la sentencia carece de ratio decidendi, advierte que se apoya en el informe del perito judicial, que a su juicio incurre en los siguientes defectos: contradice sus planteamientos básicos; carece del rigor técnico exigible al realizar el análisis comparativo del proceso industrial de GEDEON RICHTER primero frente a la patente ES 520.389 y después frente a la patente ES 2.012.803; y malinterpreta las tesis mecanísticas de la demandada y las razones de su aportación. Además, en este motivo se denuncia que la declaración del profesor R.S. BROWN no afirma lo que indica la sentencia. Finalmente, el recurrente concluye que el proceso industrial de GEDEON RICHTER no infringe la patente ES 520.389 ni de forma literal ni por equivalentes ni bajo la doctrina de la esencialidad.

  6. Error en la valoración de la prueba consistente en las resoluciones judiciales, informes y patentes concedidas a GEDEON RICHTER que avalan la inexistencia de infracción.

  7. Consiguientemente con lo anterior, la ausencia de infracción, resultan improcedentes los pronunciamientos declarativos en tal sentido y las consiguientes condenas, derivadas del ius prohibendi.

  8. Respecto del pronunciamiento declarativo 7 y del condenatorio 6, denuncia el error en la valoración de la prueba pericial contable, porque no ha existido competencia en España. Razona el recurso que la actora optó como criterio para valorar la indemnización por el previsto en el apartado a) del art. 66.2 LP: la ganancia dejada de obtener por el titular de la patente, como consecuencia de la infracción. A juicio de la apelante, ello presupone la necesaria concurrencia de una relación competencial, que no ha llegado a existir.

  9. La declaración de deslealtad contenida en el pronunciamiento 6° del fallo supone una infracción del art. 15 LCD.

  10. Aun en el caso en que se estimara la infracción, son improcedentes los pronunciamientos declarativos 2° y condenatorios 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, y 8° de la sentencia, porque se ha probado que STADA no ha poseido, comercializado, ofrecido ni utilizado un solo lote de SAL DE BESITALTO DE AMLODIPINA fabricada por GEDEON RICHTER.

  11. Respecto del pronunciamiento condenatorio 9° de la sentencia, el recurso denuncia la infracción de los apartados c), d) y e) del art. 63 LP. Este pronunciamiento, para remover todos los efectos producidos por la infracción y evitar que BAYBIT pueda obtener injustamente un beneficio de la infracción denunciada, extiende la orden de abstención de utilización del procedimiento comprendido en la patente EP 0.244.944 durante un periodo de tiempo idéntico al que ha mediado entre la fecha de solicitud de las autorizaciones de comercialización de las EFG “AMPLODIPINO BAYBIT 5 mg comprimidos” y “AMPLODIPINO BAYBIT 10mg comprimidos” y la fecha de su concesión. A juicio de la parte apelante, ello contradice las normas que regulan la acción de remoción, que no debe tender a impedir la repetición de la conducta sino a eliminar los efectos de la infracción, y en todo caso supone una injustificada prolongación del ámbito de protección de la patente.

  12. Respecto del pronunciamiento condenatorio 10° de la sentencia, el recurso denuncia la infracción de los apartados c), d) y e) del art. 63 LP. Este pronunciamiento, también para remover los efectos de la infracción, condena a abstenerse de presentar y/o adquirir de terceros nuevas autorizaciones de comercialización de especialidades farmacéuticas que incorporen SAL DE BESILATO DE AMLODIPINA obtenida por cualquier procedimiento comprendido dentro del ámbito de las reivindicaciones de las patentes EP 0.244.944 y, en particular, SAL DE BESILATO DE AMLODIPINA obtenida por el procedimiento descrito en la solicitud de patente WO-A-01/02360 titularidad de Richter Gedeon Vegyeszety Gyar, R.T., hasta que haya transcurrido la fecha de caducidad de la patente EP 0.244.944, un periodo de tiempo idéntico al que ha mediado entre la fecha de solicitud de las autorizaciones de comercialización de las EFG “AMPLODIPINO BAYBIT 5mg comprimidos” y “AMPLODIPINO BAYBIT 10mg comprimidos” y la fecha de su concesión. Las razones de su improcedencia son similares a las del pronunciamiento de condena 9°, pues contradice las normas sobre el alcance y contenido de la acción de remoción, yendo más allá de lo permitido por la Ley en los apartados c), d) y e) del art. 63 LP.

  13. Falta de exhaustividad de la sentencia, que infringe el art. 218.2 LEC, en relación con los arts. 248.3 LOPJ y 24.1 y 120.3 CE, porque no motiva la condena a publicar la sentencia.

Las razones aducidas por la parte apelada para oponerse al recurso serán expuestas con ocasión del análisis pormenorizado de cada uno de los motivos del recurso de apelación.

SEGUNDO: Nulidad de las patentes ES 520.389 y EP 0.244.944

Es lógico que con carácter previo al estudio de la infracción denunciada de las patentes de la actora ES 520.389 y EP 0.244.944, examinemos su validez por haberse intersado su nulidad en la reconvención formulada por la demandada (STADA), y haberse desestimado en la sentencia.

Al hilo de este pronunciamiento, el recurso de apelación comienza denunciando la falta de motivación de la sentencia, que si bien desestima la pretensión de nulidad por falta de novedad y de actividad inventiva de ambas patentes, en su fundamentación jurídica se limita a dejar constancia de que ha valorado la prueba practicada al respecto conforme a las reglas de la sana crítica (dictámenes periciales y documentos aportados), relacionándolos con el concepto de novedad previsto en los arts. 6 y 7 LP y su interpretación judicial y jurisprudencial –con cita de sentencias de esta Audiencia y del Tribunal Supremo-.

La sentencia dedica un extenso fundamento jurídico, el tercero, a examinar la nulidad de las patentes de la actora. Tiene razón la apelante cuando afirma que el análisis de los requisitos positivos de patentabilidad, novedad y actividad inventiva, viene precedido e introducido por una referencia a la presunción del art. 61.2 LP. Según este precepto, “si una patente tiene por objeto un procedimiento para la fabricación de productos o sustancias muevas, se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto o sustancia de las mismas características ha sido obtenido por el procedimiento patentado”. Parece que con ocasión del análisis de la procedencia de aplicar esta presunción, y en concreto para saber si se trataba de una sustancia nueva, la sentencia ha procedido a examinar la novedad y la actividad inventiva de las patentes de la actora.

Pero como se puso de manifiesto en la apelación, no guardan una estricta relación la novedad y la actividad inventiva de la patente de procedimiento para la fabricación de una sustancia activa, con el carácter novedoso de dicha sustancia. Entre otras razones, y por lo que ahora interesa, porque la falta de novedad del producto o sustancia fabricado con el procedimiento patentado no determina por si la falta de novedad o de actividad inventiva de la patente de procedimiento, pues la invención no versa sobre el producto sino sobre el procedimiento para su obtención, pudiendo existir una pluralidad de ellos distintos unos de otros. La novedad del producto obtenido con el procedimiento objecto de la patente tan sólo tiene relevancia para conocer si procede aplicar la presunción iuris tantum del art. 61.2 LP.

Pero lo anterior, por sí sólo no tiene mayor relevancia, pues no es razón suficiente para negar validez a la argumentación vertida por la sentencia al juzgar la concurrencia de la novedad y de la actividad inventiva en las patentes de la actora. Deberemos examinar la argumentación para comprobar si la misma es suficiente y convincente para confirmar la conclusión a la que llega, a favor de la validez de dichas patentes.

La sentencia realiza un meritorio esfuerzo al resumir la opinión de cada uno de los expertos que informaron en el juicio acerca de la novedad y de la actividad inventiva de las dos patentes, pero tiene razón la parte apelante cuando echa a faltar una mínima valoración de la prueba. Después de la extensa referencia de las opiniones de los expertos, al final del fundamento juridico tercero, la Magistrada se limita a decir que ha examinado la prueba pericial y la documental, la ha valorado conforme a las reglas de la sana crítica y en relación con los arts, 6 y 7 LP que regulan la novedad, y que procede desestimar la pretensión de nulidad por falta de novedad y de actividad inventiva. En realidad, y a este respecto, la motivación es insuficiente, pues si bien no era necesario entrar a valorar uno a uno todos los informes periciales, sí que debía haberse argumentado primero por qué los antecedentes invocados en la reconvención no perjudicaban la novedad de cada una de las patentes de la actora, y después por qué para un experto en la materia, al tiempo de solicitarse cada una de estas patentes, la solución técnica propuesta en la patente no era obvia, teniendo en cuenta tan sólo el estado de la técnica de entonces. La defectuosa motivación provoca, entre otros efectos, que la parte que ha visto desestimadas sus pretensiones desconozca con certeza las razones de esta decisión, lo que dificulta su recurso. No obstante lo cual, la apreciación de este defecto de motivación no da lugar a otro efecto más que a volver a realizar en esta alzada el enjuiciamiento de esta cuestión.

TERCERO: Juicio sobre la novedad de la patente ES 520.389

Laboratorios STADA, tal y como recuerda en su recurso de apclación, para justificar la nulidad por falta de novedad de la patente ES 520.389 (en adelante P1), aportó un informe pericial de las Doctoras Espada y Pedregal, en el que se invocaban dos antecedentes que perjudicaban la novedad al tiempo de solicitarse la patente: la patente alemana DE 2740080 (en adelante D1) y la patente española de PFIZER ES 518489 (en adelante D2).

P1 fue solicitada con fecha 19 de diciembre de 1984, y con el titulo de “un procedimiento para la preparación de una 1,4-Dihidro-Pirina”, reivindica un procedimiento para la elaboración de amlodipina base o una sal de adición de ácido aceptable de la misma. Tiene cuatro reivindicaciones, de las que la primera es principal, siendo el contenido de todas ellas el que sigue:

  1. Un procedimiento para la preparación do una nueva 1,4-dihidropiridina de fórmula:

    image

    o una sal de adición de ácido Formocéuticamonto aceptable de la misma,

    donde Y es -(CH2)2-, -(CH2)3-, -CH2CH(CH3)- 6 -CH2C(CH3)2-:

    R es arilo o hoteroarilo;

    R1 y R2 son cada uno de ellos independientemento alquilo C1-C4 6 Z-metoxietilo Y

    R3 es hidrógeno, alquilo C1-C4, 2-(alcoxi C1-C4)etilo, ciclopropilmetilo, bencilo o -(CH2)mCOR4, dende m es 1, 2 6 3 y R4 es hidroxi, alcoxi C1-C4 6 -NR5R6 donde R5 y R6 son cada uno de ellos independientomonte hidrógeno o alquilo C1-C4:

    cuyo procedimiento estó caractorizado porque se llevan a cabo, sucesívomento, les siguientes etapas:

    1. someter un compuesto de fórmula:

      image

      donda R, R1, R2 e Y son los definidos anteriormente y X es un grupo amino primario o secundario protegido, siendo el citado grupo amino secundario -NHR1 donda R1 es como se dofinió anteriormente excepto hidrógeno a una reacción de desprotección del grupo amino;

    2. hecer reacoionar opcionalmente el compuesto obtenido en la etapa anterior en el que R3 es H con un compuesto de fórmula Hal-(CH2)mCOO(alquilo C1-C4) donde Hal es Cl o Br, para dar un compuesto de fórmula I donde R3 os -(CH2)m-COO(alquilo C1-C4) donde m es 1, 2 6 3.

    3. convertir el compuesto obtenido en la etepa anterior en otro de la misma fórmula, en el que R3 es -(CH2)m COOH o -(CH2)m CONR5R6, siendo m, R5 y R6 los ya definidos, y

    4. opcionalmente convertir el compuesto obtenido, de fórmula I, en una sal de adición de ácido farmacéuticemanto aceptable, mediante reacción con un ácido no tóxico.

  2. Un procediniento según la Reivindicación 1, ‘donde X es -NR3 (bencilo) donde R3 es ol definido anteriormente, -NR3 -(CHOOCH2CCl3) donde R3 es alquilo C1-C4 o un grupo de fórmula:

    image

  3. Un procedimiento según las Reivindicaciones 1 6 2, donde en el compuesto obtanido R es 2-clorofenilo, R1 es CH3, R2 es C2H5, Y es -(CH2)2- y R3 es H o CH3.

  4. “UN PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACION DE UNA NUEVA 1,4-DIHIDROPIRIDINA”, todo ello tol y como se describe en la presente memoria descriptiva que consta de cincuenta páginas mecanografisdas.

LABORATORIOS STADA, apoyándose en el informe de las Dras. Espada y Pedregal, sostiene que D1 describe un procedimiento análogo al reivindicado por P1: los métodos de preparación de isósteros de amlodipina en posición 2 de la cadena lateral de la 1,4 dihidropiridina se preparan por desprotección del grupo amino protegido en la forma ftalimido derivado, por hidrólisis o hidrazinolisis análogos a P1. Afirma además que lo realmente nuevo e inventivo de D1 es la existencia de un grupo amino libre (NH2), que es lo que proporciona solubilidad y estabilidad a las propiedades del fármaco, por lo que esta característica del compuesto (NH2) ya estaba anticipada al solicitarse P1.

A continuación analiza D2, que es una solicitud de patente de la propia PFIZER, y que a juicio de la demanda reconvencional reivindica un procedimiento de preparación de derivados de 1,4 dihidropiridina (amina) por desprotección de un grupo ftalimido [igual que sucede en la reivindicación 1, etapa a) de P1] y, opcionalmente, la obtención de una sal de adición por reacción de esa amina, previamente obtenida, con un ácido no tóxico [igual que en la reivindicación 1, etapa d) de P1]. De tal forma que las propiedades de esta amina, es decir, su actividad farmacológica son los efectos antihipertensivos, igual que la AMLODIPINA de P1. A juicio de STADA, la diferencia entre D2 y P1 es que la terminación de la cadena lateral en posición 2 es N (CH3)2 y en la P1 es NH2 (amlodipina), es decir no tiene, como sucede en D1 el grupo amino terminal libre (NH2).

De tal manera que la propia demanda reconvencional argumenta que PFIZER para lograr P1 partió de su anterior patente D2, eliminó “C” (metilo) de ésta a través de la desmetilación que es una operación habitual y, siguiendo D1, introdujo el grupo amino libre (NH2), cuyas propiedades ya conocía. Es, sigue argumentando la reconvención, una operación que cualquier experto en la materia hubiera podido realizar, pues es conocida la propiedad biosóstera (intercambiable) de las cadenas laterales de las dihidropiridinas y las propiedades de éstas por D2.

Más adelante, apostilla que nada inventivo existiría en combinar el procedimiento de D1 y sustituir la terminación “CH2” del metileno por la terminación “O” de D2 y probar con dicha sustitución la reacción de D1. Y esta prueba de combinación de patentes daría un producto de partida idéntico, unos medios de actuación idénticos y un producto final idéntico a la amlodipina.

Esta forma de argumentar, combinando dos antecedentes, si bien serviría para juzgar sobre la falta de actividad inventiva, no es adecuada para juzgar sobre la falta de novedad, como recuerda la Guía o Directriz de Examen de la EPO [Guidelines C-IV, 9.1 (December 2007 edition)]. Para esta labor, el juicio comparativo debe hacerse individualmente con cada una de las anterioridades, sin que sea lícito determinar la falta de novedad de una invención a partir de la combinación de varios elementos procedentes de distintas anterioridades, como pretende la demanda reconvencional. Cuestión distinta hubiera sido que uno de los documentos se hubiera remitido explícitamente al otro, para ampliar la información más detallada acerca de alguno de los elementos, de tal modo que pudiera considerarse incorporada a aquel documento. Motivo por el cual procede desestimar la pretensión de nulidad de P1 fundada en la falta de novedad.

CUARTO: Juicio sobre la actividad inventiva de la patente ES 520.389

Conviene advertir, como apunta la contestación al recurso de apelación, que D2 no puede ser tenida en consideración como elemento de estado de la técnica para juzgar sobre la actividad inventiva de P1, pues se trata de una solicitud de patente y según el art. 8.2 LP en relación con el art. 6.3 LP, si el estado de la técnica comprende solicitudes de patente españolas, tal y como hubieran sido originariamente solicitadas, cuya fecha de presentación sea anterior pero publicadas en aquella fecha o en otra posterior, no pueden ser tenidas en consideración para decidir sobre la existencia de actividad inventiva.

La certificación P1 expedida por la OEPM prueba que su fecha de solicitud es 8 de marzo de 1983 (f. 146), y de la información adjuntada junto con la copia de D2, aportada como documento no 6 de la contestación a la reconvención (ff. 2098 y ss.), se constata que dicha solicitud de patente ES 518489 no fue publicada hasta el día 7 de febrero de 1984, esto es, con posterioridad a la solicitud de P1, motivo por el cual D2 no puede ser tenida en consideración para integrar el estado de la técnica, a los efectos de juzgar la actividad inventiva.

Resulta irrelevante que D2 sea una solicitud de patente de PFIZER y que además, goce de la fecha de prioridad de 14 de marzo de 1981, que le concede la patente GB 8108088, pues no se juzga la actividad inventiva desde la perspectiva de los conocimientos o el estado de la técnica que tenía el inventor a la hora de solicitar su patente, sino aquellos de los que disponía un experto medio en la materia, consciente de los conocimientos generales que conforman el estado de la técnica en la fecha relevante –la solicitud de P1-, de los que quedan excluidos expresamente por el art. 8 LP las solicitudes de patentes anteriores no publicadas sino después de la presentación de la solicitud de P1. En igual sentido se pronuncia la Guía de Examen de la EPO, en relación con el art. 54 CPE [Guidelines C-IV, 11.2 y 3 (December 2007 edition)].

En consecuencia, como el razonamiento antes expuesto, por el que la demandada solicita la nulidad de P1 por falta de actividad inventiva, se apoyaba en un conocimiento que suministraría D2, que no puede ser tenido en consideración para integrar aquellos conocimientos de los cuales debía ser consciente el experto en la materia, procede desestimar también la pretensión de negar actividad inventiva a P1.

QUINTO: Juicio sobre la novedad de la patente EP 0.244.944

La patente europea EP 0.244.944 (P2), publicada en España como Es 2.012.803, reivindica un procedimiento para la preparación de la sal de besilato de amlodipina. Contiene diez reivindicaciones de procedimiento, de las cuales la primera es principal y tiene por objeto un procedimiento para la preparación de la sal de besilato de amlodipina, siendo dependiente de ella la segunda, que sólo especifica el disolvente utilizado. La tercera reivindicación es también independiente y tiene por objeto un procedimiento para la obtención de una composición farmacéutica. La cuarta es también independiente y reivindica un procedimiento para la obtención de un formulado para compromidos, y las restantes son dependientes de la cuarta.

La nulidad propiamente se ha formulado frente a las dos primeras reivindicaciones, que son del siguiente tenor literal:

1 “Un procedimiento para la preparación de la sal de besilato de amlodipina, caracterizado por las etapas de hacer reaccionar amlodipina base con una solución de ácido bencenosulfónico o su sal amónica en un disolvente inerte y recuperar la sal besilato de amlodipina”.

2 Un procedimiento según la reivindicación 1, caracterizado porque el disolvente inerte es alcohol industrial desnaturalizado con metanol.

STADA, aunque en el encabezamiento del apartado que dedica al análisis de la nulidad de P2 hace referencia genéricamente a anterioridades que privan a esta patente de novedad y de actividad inventiva, lo cierto es que no argumenta la falta de novedad, sino única y exclusivamente la falta de actividad inventiva.

Si ya hemos dejado claro que no cabe acudir a la combinación de elementos extraidos de diferentes documentos que constituyen anterioridades en el estado de la técnica, en la fecha relevante, para juzgar sobre la novedad de una patente, debería haberse objetado con toda claridad qué documento anterior perjudicaba la novedad de P2. E ilustrar a continuación por qué el objeto reivindicado en P2 deriva directamente y sin ambiguedad de dicho documento, incluyendo cualquier elemento que para un experto en la materia esté implícito en lo explícitamente mencionado en dicho documento. Sin que sea correcto en este enjuiciamiento interpretar las enseñanzas de un documento como si apoyase equivalentes conocidos que no están incluidos en el documento, pues ello es propio del juicio sobre la actividad inventiva (Guidelines C-IV, 9.2), que es en realidad lo que hace la parte apelante.

STADA argumenta que el besilato de amlodipina en P2 se justifica sólo por su mayor solubilidad y estabilidad, porque las demás propiedades ya eran compartidas con las sales explicitadas en P1. Añade que el besilato ofrece prácticamente las mismas ventajas que el maleato, sal preferida en P1, salvo su mejor estabilidad Y como la estabilidad y solubilidad del besilato frente a otras sales eran conocidas, y los medios empleados son completamente análogos a otros conocidos [en la patente ES 521.728, publicada el 21 de abril de 1983 (D3), que reivindica un procedimiento para la preparación de una sal de adición de Besilato de Sultamicina, se afirma que el Besilato es la sal preferida y de mayor estabilidad], cualquier experto medio en la materia hubiera podido ejecutar sin ningún problema el procedimiento de preparación del besilato de amlodipina reivindicado por P2. Es significativo que se apoya en el informe de las Doctoras Espada y Pedregal (ff. 1987 y ss.), quienes no concluyen la falta de novedad de P2 sino simplemente que “el estado de la técnica con anterioridad a la fecha de prioridad de la patente ES2012803 (P2) también revela que las características del procedimiento reivindicado en dicha patente eran, como tales, evidentes para un experto en la materia”, esto es, lo que le negaba era la actividad inventiva.

En cualquier caso, como informa el perito Dr. Segura, si el resultado alcanzado con el procedimiento reivindicado en P2 es un producto nuevo, sal de besilato de amlodipina, es lógico que, aunque se hubiera empleado para ello medios de actuación completamente análogos a otros parecidos, el procedimiento en que consiste la invención goce de novedad.

SEXTO: Juicio sobre la actividad inventiva de la patente EP 0.244.944

Ya hemos recordado en otras ocasiones [entre otras, Sentencia de 8 de febrero de 2007 (RA 35/05)] que el criterio para juzgar sobre este requisito de la actividad inventiva es si el experto en la materia, partiendo de lo descrito anteriormente y en función de sus propios conocimientos, es capaz de obtener el mismo resultado de manera evidente, sin aplicar su ingenio. Como afirma la Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes, al objeto de asesorar sobre la actividad inventiva, el criterio correcto a aplicar no es si el objeto reivindicado le habria resultado obvio a una persona inventiva, al margen del propio inventor, sino si hubiera resultado obvic a una persona competente pero no imaginativa, que responde a la noción de persona experta en la materia (T 39/93, OJ 1997, 134). De este modo, a este experto le corresponde valorar, a la luz de la información existente con anterioridad a la fecha de la solicitud de la patente y sobre la base de sus propios conocimientos, si la solución propuesta le resultaba obvia, esto es, si él habría llegado a iguales conclusiones que el inventor.

Y al analizar la obviedad o no de la invención, el experto no trata los documentos o anterioridades de forma aislada, como sí debe analizarse la novedad, sino que los combina de forma que de su conjunto pueda apreciar la existencia o inexistencia de información suficiente que permita sostener si el mismo hubiera llegado a las mismas conclusiones sin necesidad de contar con la información revelada por el inventor.

Antes de entrar a analizar las objeciones formuladas por STADA a la actividad inventiva de P2, conviene aclarar cuál es el problema técnico que plantea y resuelve dicha patente, que es la formación de sales de amlodipina con mejores propiedades de formulación, en concreto estabilidad, solubilidad, no higroscopicidad y procesabilidad; y que, como analiza el informe de la OEPM, esta solución no está sugerida ni indicada en ninguno de las anterioridades invocadas.

La argumentación de la parte apelante para sostener la falta de actividad inventiva de P2 se apoya en el apartado correspondiente del informe de las Doctoras Espada y Pedregal (ff. 1687 y ss.), y discurre de la siguiente manera:

El procedimiento para la obtención de sales de adición, entre las que se encuentra el besilato de P2, era conocido desde tiempos inmemoriales; la sal de ácido benecenosulfónico (besilato) de 1,4 dihidropiridinas análogas a la amlodipina con nitrógeno básico era una sal de adición farmacéuticamente estable conocida con anterioridad a la prioridad de P2, por lo que la estabilidad de esta sal era conocida; además, la forma de controlar la higroscopicidad de un fármaco de estas caracteristicas era conocida, como también lo eran las propiedades farmacocinéticas y la solubilidad del besilato frente a otras sales; en D3, que reivindica un procedimiento para la preparación de una sal de adición de Besilato de Sultamicina, se afirma que el besilato es la sal preferida y de mayor estabilidad; los medios de actuación empleados por P2 para la obtención del Besilato de Amlodipina son análogos a otros conocidos; lo que le permite concluir que un experto medio en la materia, a la vista de P1, hubiera podido ejecutar sin ningún problema el procedimiento de preparación de besilato de amlodipina reivindicado en P2.

Sigue razonado el recurso de apelación que dicho experto, que dedica horas de trabajo a hacer constantes pruebas y ensayos, y que conocía bien las enseñanzas de P1, en sus labores rutinarias para probar otras sales, no hubiera dejado de probar la obtención de besilato cuya mejor estabilidad era ya conocida por D3.

Finalmente, alega que la existencia de predictibilidad en el resultado, que es lo que determina la actividad inventiva, no concurre en P2 en atención al estado de la técnica en el momento de la solicitud.

Y para ilustrar la cuestión invoca tres decisiones de las Cámaras de Recursos de la EPO que niegan actividad inventiva cuando está claro que se intenta lograr un procedimiento/producto con expectativas razonables de éxito (T 455/91); desde el momento en que la patente no desvela ninguna información técnica porque el experto aplicando su habilidad normal al desarrollar experimentos rutinarios (T 253/92) y si las reivindicaciones se refieren a soluciones obvias al problema y no se requiere una destreza que vaya más allá del conocimiento generalizado.

Frente a ello, PFIZER al contestar al recurso centra la controversia: primero reconoce que no es objeto de controversia que el procedimiento de obtención de besilatos por reacción de ácide-base fuera perfectamente conocido en la fecha de prioridad de P2, ni que en dicha fecha se había descrito en el estado de la técnica la mayor estabilidad de los besilatos de compuestos químicos con estructura distinta a la amlodipina; y, después, afirma que la actividad inventiva de P1 deriva de que, teniendo en cuenta lo anterior, la combinación única de ventajosas propiedades de formulación (estabilidad, solubilidad, no higroscopicidad y procesabilidad) de la sal de besilato para un compuesto quimico en particular (la amlodipina) era inesperada e impredecible.

De este modo el juicio sobre la obviedad de la invención contenida en la primera reivindicación de P2 se centra en si para un experto medio, a la fecha de prioridad de dicha patente, resultaría obvio que haciendo reaccionar amlodipina base con una solución de ácido bencenosulfónico en un disolvente inerte obtendría un producto nuevo, sal de besilato de amlodipina, que presentaría una mejor combinación de propiedades de formulación sobre todas las sales de amlodipina ya conocidas. Y, en concreto, sobre si la combinación de las reseñadas ventajosas propiedades de formulación de la sal de besilato (estabilidad, solubilidad, no higroscopicidad y procesabilidad), que no se niegan por las Doctoras Espada y Pedregal, para un compuesto químico en particular (amlodipina) era (in)esperado o (im)precedible.

Aunque el informe de las Doctoras Espada y Pedregal, después de traer a colación todos los antecedentes de los cuales concluye directamente que el procedimiento reivindicado en P2 se desprendía de forma evidente del estado de la técnica anterior, no lleva a cabo concretamente este juicio acerca de la predectibilidad de ese resultado ventajoso, STADA en su recurso de apelación sí lo explicita en la forma antes indicada.

Los peritos presentados por PFIZER (Doctores Torres, March y Ciervo) resaltan que la preparación del besilato de amlodipina, en que consiste el procedimiento reivindicado, no era conocida en la fecha de prioridad de P2, ni sus propiedades (estabilidad, solubilidad, no higroscopicidad y procesabilidad) eran entonces evidentes para un experto medio en la materia, de forma que expresamente niegan que se pudiera prever esta combinación de ventajosas propiedades de formulación (ff. 2.202 y ss.; 2299; y 2313 y ss.).

Ante esta disparidad de criterios, convence a este tribunal la autorizada opinión vertida por el perito judicial, Dr. Segura (ff. 2802 y ss.), no sólo por el hecho de haber sido designado judicialmente y no haber elaborado su informe para ser presentado al proceso por una de las partes, que constituye un indicio de mayor imparcialidad, sino por la racionalidad de sus contestaciones que evidencian conocer bien el sistema de patentes y el rol que en este pleíto debe jugar el experto medio en la materia.

Este perito, al introducir la cuestión, antes de contestar a las preguntas formuladas por las partes, presta atención a dos documentos de los reseñados en su informe por las Doctoras Espada y Pedregal, que son dos artículos publicados en revistas especializadas [S.M. BERGE, L.D. BIGHLEY y D.M. MONKHOUSE, “Pharmaceutical Salts”, J of Pharmaceutical Sciciencies 66, pp. 1-19 (1977) y Philip L. GOULD, “Salt selection for Basic drugs”, Internacional J. of Pharmaceutics 33, pp. 201-217 (1986)], por lo significativo de las afirmaciones contenidas en sus respectivas introducciones, frente al esquema excesivamente simplista presentado por STADA en su recurso. En el primer artículo se afirma que seleccionar la sal apropiada puede ser una tarea muy dificil, puesto que cada sal imparte propiedades únicas al compuesto padre; los agentes formadores de sales a menudo se eligen empíricamente; de las muchas sales sintetizadas, la forma preferida se selecciona por químicos farmacéuticos principalmente según la práctica (coste de las materias primas, facilidad de cristalización, rendimiento); además de tomarse en consideración la estabilidad, la higroscopicidad y la procesabilidad del principio activo puro; y que, lamentablemente, no hay manera fiable para predecir la influencia en una sal particular sobre el comportamiento del compuesto padre. En el segundo artículo, después de la afirmación general de que la formación de sales permite medios para alterar las características fisicoquímicas y biológicas de un principio activo sin modificar su estructura química, resalta la importancia de escoger la forma salina correcta y que la selección de la forma salina que exhibe la combinación deseada de propiedades sigue siendo –el artículo es de 1986- una elección semi-empírica y dificil (f. 2809).

En este contexto, tienen especial fuerza de convicción las aseveraciones formuladas después al contestar a las preguntas de las partes: las ventajas atribuidas al besilato de amlodipina (estabilidad, mejor solubilidad, no higroscopicidad y procesabilidad) resultaban sorprendentes e inesperadas en la fecha de prioridad de P2 (f. 2820) –lo que confirmó en el acto del juicio, al afirmar que no era evidente para un experto en la materia a la vista del estado de la técnica-; en aquel momento el besilato era una sal muy poco utilizada en farmacologia (f. 2820); y el besilato era muy raro entonces (menos del 0,3% de los casos), por lo que probar el besilato no podía considerarse una labour rutinaria de formulación (f. 2834) -lo que además ratificó en el acto del juicio, en donde afirmó, refíriéndose a la selección de besilato, que no era obvia-.

Corrobora esta conclusión lo que también apuntaba el perito en su informe de que la amlodipina es la única dihidropiridina comercial en España que se usa en forma de sal de besilato, una sal que sólo se usa en aproximadamente el 0,26% de los casos de principios activos comerciales o ensayos humanos.

Finalmente, vale la pena considerar que el mismo hecho de que la selección de besilato de amlodipina haya permitido alcanzar un resultado con ventajas tan significativas, por el perfil óptimo de buena solubilidad, buena estabilidad, no higroscopicidad y buena procesabilidad para la formación de comprimidos, constituye un indicio de la actividad inventiva del procedimiento, que si bien por sí mismo no serviría para justificar esta última, sí que contribuye a ratificar lo argumentado y acreditado hasta ahora en tal sentido.

Esta conclusión, de que P2 goza de actividad inventiva, coincide también con la alcanzada por el informe de la OEPM. Por otra parte, el análisis de la prueba practicada directamente en este pleito y el grado de convicción tan fuerte alcanzado por el tribunal eluden la necesidad de hacer una mención pormenorizada a todos los pronunciamientos judiciales, dentro y fuera de nuestro pais, sobre la nulidad pretendida, así como de los informes vertidos en los procedimientos en el curso en los cuales se dictaron aquellas resoluciones.

SEPTIMO: Actos realizados por STADA en relación con la sal de besilato de amlodipina

La carta que STADA (antes BAYVIT) remitió a PFIZER el 25 de febrero de 2003 (ff. 300 y 301) reconoce que entonces tenía intención de comercializar en el mercado español una especialidad farmacéutica genérica (EFG) cuyo principio activo es el amlodipino besilato, que había adquirido de LABORATORIOS FARMABIÓN las autorizaciones de comercialización obtenidas de la Agencia Española del Medicamento (AEM), en sus dos presentaciones de 5 y de 10 mg, y que el fabricante del producto era LABORATORIOS ALTER.

Aunque no consta que STADA llegara a comercializar directamente dicha EFG, entre otras razones por el auto de medidas cautelares de fecha 17 de marzo de 2003 del Juzgado de Primera Instancia no 71 de Madrid, dictado contra quienes debían ser sus suministradores (LABORATORIOS FARMABIÓN y LABORATORIOS ALTER), sí que ha quedado acreditado cuanto menos un acto de ofrecimiento de este producto a través de la publicación especializada “Correo Farmacéutico”, correspondiente a la semana del 17 al 23 de marzo de 2003 (f. 345).

Por otra parte, de los dos informes emitidos por el perito contable Antonio Gómez Valverde (ff. 2862 y ss. y 3681 y ss.), sobre la base del examen de la contabilidad de STADA, cabe apreciar acreditado que la demandada adquirió de LABORATORIOS ALTER 19.928 unidades de 30 comprimidos de 5 mg y 9.575 unidades de 30 comprimidos de 10 mg de sal de besilato de amlodipina, el 31 de marzo de 2003. Pero se discute si estos productos le fueron entregados en España, para después exportarlos a Portugal, o si directamente le fueron entregados en un almacén logistico en Portugal, todo lo cual es relevante para apreciar si además del ofrecimiento del producto a través de un anuncio publicitario, STADA llevó a cabo actos de posesión o tenencia del producto para su posterior comercialización, en este caso mediante su exportación.

La sentencia de primera instancia y PFIZER, en su escrito de oposición al recurso de apelación, consideran acreditado que STADA recepcionó el producto en España, y para ello se apoyan en el testimonio del perito contable Sr. Gómez, quien en el acto del juicio afirmó que aquel producto fue entregado a STADA en sus instalaciones de San Just Desvern (Calle Frederic Mompou no 5). Pero este testimonio resulta contradictorio con lo afirmado después por el perito en la ampliación de su informe (ff. 3681 y ss.), realizado como diligencia final, en el que asegura que esta mercancía fue puesta a disposición de STADA en el almacén logístico ubicado en Portugal, de donde se sirvió a los subadquirentes. A pesar de lo manifestado por PFIZER en su contestación al recurso, tal contradicción no se salva dando mayor relevancia a un testimonio prestado por un perito en el acto del juicio al formular aclaraciones, sino precisamente dándosela a la posterior ampliación del informe, hecha por escrito y con posibilidad de revisar la documentación que sirvió de soporte a la contabilidad analizada.

Es cierto que la recepción de esta mercancia data del 31 de marzo de 2003, cuando todavia no se habia presentado la demanda, lo que unido a la carta remitida por la demandada a la actora de 25 de febrero de 2003 comunicándole su intención de comercializar este EFG en España y al anuncio publicitario de la tercera semana de marzo, contribuiría a considerar razonable la tesis de PZIFER, de que la mercancia fue recepcionada en España, pues se tenía intención de comercizlizar aquí. Pero también es cierto que para la fecha de entrega, el 31 de marzo de 2003, habían ocurrido otros hechos relevantes como es que el Juzgado de Primera Instancia no 71 de Madrid ya había dictado el auto de medidas cautelares, que data del 17 de marzo de 2003, y, lo que es más importante, el día 27 de marzo de 2003 PZIFER había requerido a la demandada para que se abstuviera de lanzar al mercado su EFG de amlodipina y que renunciara a las autorizaciones de comercialización obtenidas de la AEM. En este contexto, resulta lógico que la demandada recepcionara la mercancia en Portugal, donde no existía la prohibición esgrimida por la actora, y donde a la postre fue comercializado dicho producto.

De este modo, caso de acreditarse que aquellos productos, que consisten en la EFG de amlodipina de la demandada, incorporan las patentes de la actora P1 y/o P2, el único acto de infracción de los derechos de PFIZER afectados por el ius prohibendi del art. 50 LP sería el de ofrecimiento, materializado con el anuncio publicado en el “Correo Farmacéutico”, correspondiente a la semana del 17 al 23 de marzo de 2003 (f. 345).

OCTAVO: Juego de la presunción del art. 61.2 LP

Una vez acreditado que la demandada llevó a cabo un acto de ofrecimiento de comercialización próxima de dos fármacos genéricos de sal de besilato de amlodipina, en dos presentaciones de 5 y 10 mg, opera la presunción del art. 61.2 LP. Ya hemos recordado en otros casos [Sentencia de 7 de junio de 2005 (RA 80/2003)] que, aunque en alguna ocasión haya podido ser calificada de “presunción de infracción”, propiamente la presunción alcanza a los hechos y no a la consecuencia jurídica. Por eso, si P2 reivindica un procedimiento para conseguir un producto nuevo, la sal de besilato de amlodipina, debemos presumir que, salvo prueba en contrario, el producto ofertado por la demandada ha sido obtenido por el procedimiento patentado.

En este caso, STADA alega que ese producto, que es el que compró a LABORATORIOS ALTER, habia sido elaborado por RICHTER GEDEON VEGYESZETY GYAR, R.T. (GEDEON RICHTER), por un procedimiento distinto del que es objeto de reivindicación por P2, en concreto por el que ha sido objeto de una solicitud de patente WO-A-01/02360 (en adelante D4). Pero no basta la mera alegación de este hecho, sobre todo el que se refiere a lo que es objeto de la presunción del art. 61.2 LP, para desvirtuar esta presunción, sino que es necesario acreditar que realmente el procedimiento empleado en la elaboración de la sal de besilato de amlodipina adquirida por STADA a laboratorios ALTER se adecua al descrito en D4, máxime cuando la actora, titular de la patente a favor de la cual se establece la presunción de infracción, no está de acuerdo. No le falta razón a PFIZER cuando aduce que la prueba de ello por parte de STADA no es imposible, pues podía haber aportado el Drug Master File o Dossier maestro del medicamento validado por la AEM para la concesión de su autorización o bien las hojas de fabricación de los lotes de producto adquiridos por STADA a LABORATORIOS ALTER el 31 de marzo de 2003. Propiamente, estos son los dos medios más idóneos para acreditar con arreglo a qué procedimiento fueron elaborados los lotes del producto de sal de besilato de amlodipina adquiridos por STADA y cuya comercialización inmediata ofertó.

Pero en este caso, la demandada aportó una certificación emitida por el Departamento de Supervisión de Fármacos del Instituto Nacional de Farmacia de Hungría de fecha 25 de octubre de 2001, como consecuencia de la inspección realizada en las instalaciones de GEDEON RICHTER los días 13 de diciembre de 1999 y 9 de octubre de 2001, de que RICHTER fabrica besilato de amlodipina de conformidad con lo expuesto en los documentos que sirvieron para obtener la preceptiva licencia y el esquema de reacción que se adjunta (ff. 1139 y ss.). Esta documentación junto con la copia de la “Parte IIC, Control y Materiales de Partida”, que incluye la parte abierta del Drug Master File (Dossier Maestro del Medicamento), resulta suficiente para acreditar que en los lotes de sal de besilato de amlodipina que adquirió la demandada de LABORATORIOS ALTER para luego comercializarlos aprovechando las licencias de EFG otorgadas por AEM y que fueron objeto de ofrecimiento de próxima comercialización (mediante el anuncio publicado en el “Correo Farmacéutico”, correspondiente a la semana del 17 al 23 de marzo de 2003), este principio activo de sal de besilato de amlodipina fue elaborado por el procedimiento del D4.

Pero con ello, no es que el demandado desactive los efectos de la presunción del art. 61.2 LP, sino que concreta cual es el procedimiento seguido, debiendo a continuación justificar que dicho procedimiento, que es la realización cuestionada, no incorpora ninguna de las patentes de la actora. Esto es, debemos a continuación realizar el juicio de infracción, partiendo de la consideración de que sigue siendo el demandado quien tiene que probar que dicho procedimiento no infringe las patentes de la actora.

NOVENO: Infracción de P1 y/o P2 por el procedimiento industrial de obtención de sal de besilato de amlodipina de Gedeon Richter

Como quiera que la sentencia dictada en primera instancia se apoya en el informe del perito judicial para apreciar que la realización cuestionada infringe las patentes de la actora, el recurso de apelación dedica la mayor parte de su argumentación a tratar de desautorizar dicho informe pericial. Sin perjuicio de tomar en consideración esas críticas en su momento oportuno, la apelación supone volver a enjuiciar la infracción denunciada, para lo que seguiremos el mismo esquema general que hemos empleado en otras ocasiones: a) interpretar la reivindicación o reivindicaciones afectadas, a fin de conocer su sentido técnico y jurídico relevante, y así poder determinar el alcance de la protección que otorga la patente; y, ello sentado, b) una comparación entre lo que la patente reivindica tal como fue concedida, según su correcto alcance, y la realización cuestionada” [Sentencia 14 de octubre de 2003 (RA 403/2001)]. Lógicamente esta comparación presupone identificar claramente la realización cuestionada y, en este caso, requiere además precisar quién representaría adecuadamente al “experto en la materia” y cuáles serían sus capacidades y conocimientos, pues es objeto de discusión en la apelación.

DÉCIMO: Con carácter previo al análisis de la infracción, y en atención a su carácter metodológico, conviene salir al paso de uno de los errores o contradicciones que, según el escrito de apelación de la parte demandada, se da en el informe del perito judicial, es el de no aplicar el concepto de procedimiento de obtención de un producto químico. El recurso invoca la conocida doctrina de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (con cita de la STS de 13 de octubre de 1975) según la cual “un procedimiento químico o farmacéutico viene determinado por la concurrencia de tres elementos, a saber, la sustancia de la que se parte, los medios de actuación sobre esa sustancia y el producto final o resultado”.

Al respecto conviene aclarar que, como muy bien ilustra el perito judicial, el análisis del tipo producto de partida/medio de actuación/producto final, frecuente en las sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, no es una norma jurídica de obligado cumplimiento ni constituye propiamente jurisprudencia vinculante, sino una metodología habitual para analizar formalmente los elementos de una reivindicación de procedimiento de obtención de un producto químico.

Este análisis resulta adecuado en muchas ocasiones, especialmente cuando el procedimiento comprende un único paso de transformación química. Pero, cuando la reivindicación comprende varios pasos de transformación química, este tipo de análisis se complica, pues ha de aplicarse a cada uno de los pasos por separado, con lo que, por ejemplo, el producto final del primer paso coincide con el producto de partida del segundo paso, al que también se denomina producto intermedio. Además, al analizar la infracción de una reivindicación que comprende varios pasos, puede intentarse desvirtuar el análisis de forma interesada a base de reducir sus elementos al producto de partida del primer paso, el producto final del último paso y unos “medios de actuación” en los que se intenta disfrazar la presencia de intermedios.

El hecho de que este análisis del tipo producto de partida/medio de actuación/producto final se haya desarrollado en la doctrina contencioso-administrativa ilustra que es una metodología que resulta adecuada para juzgar la patentabilidad de una reivindicación de procedimiento de obtención, juzgando por ejemplo si la novedad de un procedimiento estriba en diferencias en los productos de partida, los productos finales o los medios de actuación. Pero ello no impide que esta metodología no sea idónea para describir una realización cuestionada (procedimiento industrial) dentro de un análisis de infracción de una reivindicación de procedimiento, pues puede dificultar la comparación entre ambas. Así sucede, por ejemplo, cuando la realización cuestionada tiene un número de pasos diferentes al de la reivindicación, o cuando los pasos de una y otra no son comparables. Precisamente esto último es lo que pretende hacer la demandada en su apelación, al dividir la realización cuestionada en dos pasos y concluir que “como puede verse en la interpretación del Perito Judicial no se sabe cuál es el producto intermedio que se obtiene en el primer paso del procedimiento industrial de Gedeon Richter (penúltima etapa), ni tampoco indica cuál es el producto de partida del segundo paso o última etapa del procedimiento industrial de Gedeon Richter”.

Lo anterior impide que pueda desautorizarse el informe del perito judicial cuando ha prescindido del formalismo del tipo producto de partida/medio de actuación/producto final para el análisis del alcance de la protección de las reivindicaciones del presente caso, a efectos de su comparación con el procedimiento industrial de Richter Gedeon.

No es obstáculo para ello que, como aduce la demandada en su apelación, las Cámaras de Recursos de la EPO hayan acudido a este clásico análisis del tipo producto de partida/medio de actuación/producto final: “desde el punto de vista del derecho de patentes, un procedimiento de preparación de un producto químico viene definido claramente por la indicación de las sustancias iniciales, los parámetros de procedimiento y los productos finales” (Decisión T 188/83). Conviene advertir que, además de contenerse de una sola decisión, es un razonamiento obiter dicta, a continuación de un párrafo que sí es objeto del asunto decidido y que consiguientemente aparece en el encabezamiento de la decisión (“6. Un procedimiento químico de obtención previamente deserito con todas sus caracteristicas técnicas no se convierte en nuevo por el hecho de que se llame la atención de una ventaja asociada con el procedimiento que hasta entonces no se habia reconocido en el estado de la técnica y que se da cuando el procedimiento se lleva a cabo sin ningún cambio”. Por lo tanto, este análisis del tipo producto de partida/medio de actuación/producto final es de hecho poco habitual en la jurisprudencia de la OEP y también en la práctica del sistema de patentes en los paises del Convenio de la Patente Europea distintos de España.

Como muy bien apunta el perito judicial en su informe, lo que sí constituye un principio básico del sistema de patentes es que cualquier reivindicación se define mediante características técnicas, también denominadas elementos, que tomadas en combinación definen su objeto de protección (art. 7.1 RLP y regla 29.1 CPE). De tal forma que para detectar la presencia o ausencia de infracción de una reivindicación de procedimiento de obtención de producto químico, ya reivindique uno o varios pasos, hay que comparar todas y cada una de las operaciones del procedimiento industrial cuestionado con el texto de la reivindicación, interpretado adecuadamente. Si alguna operación del procedimiento industrial coincide con el (los) paso(s) tal y como están definidos en la reivindicación, deberemos apreciar la infracción de la reivindicación, siendo irrelevante que el procedimiento industrial conlleve además otros pasos, otras operaciones adicionales u otras condiciones específicas reivindicadas.

UNDÉCIMO: Realización cuestionada

La realización cuestionada es el procedimiento industrial de Richter Gedeon para la obtención de besilato de amlodipino, conforme a la descripción contenida en el esquema sintético del Drug Master File presentado por Richter Gedeon y a la propia D4, tomando en especial consideración la descripción de los Ejemplos 1 y 3n. El esquema del procedimiento industrial de obtención de besilato de amlodipino de Richter Gedeon puede encontrarse en el certificado de la parte abierta del Drug Master File, que tambíén es reproducido por el informe del perito judicial (página 14). De este esquema, a la vista del texto de las reivindicaciones cuya infracción se cuestiona, únicamente son relevantes para el presente caso los dos últimos pasos, que se reproducen a continuación:

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El primer paso es la hidrólisis con hidróxido potásico (KOH) del ftaloilamlodipino, de fórmula (III), para dar el derivado ftalamico del amlodipino, de fórmula (II), que se aísla. El segundo es la transformación de (II) en besilato de amlodipino (I) mediante tratamiento con ácido bencenosulfónico (Ph-SO3H). Y, finalmente, el producto se purifica, lo cual es irrelevante a efectos de la infracción.

El perito judicial llama la atención de cómo esta información esquemática de estos dos pasos se complementa con dos de las reacciones que se realizan, a escala industrial, en el procedimiento Richter Gedeon, descritas en el ejemplo 3a y en el ejemplo 1 de D4:

El ejemplo 3a describe “la transformación de (III) (10.8 g, 20 mmol) en (II) (10.9 g, 19.5 mmol), por tratamiento con hidróxido potásico (KOH, 1.6 g, 28 mmol) en un medio formado por 80 ml de isopropanol y 40 ml de agua, durante 3-4 horas a temperatura ambiente, seguido de neutralización con ácido clorhídrico (HCl) 1 M La disolución básica en la que tiene lugar la reacción es relativamente diluida, con una concentración aproximadamente 0.23 M en KOH”. A juicio del perito, “esta información resulta complementaria a la del Drug Master File, donde únicamente se menciona el isopropanol como disolvente. El producto (II) se caracteriza por su punto de fusión y su espectro de resonancia magnética nuclear protónica (1H-RMN)”. Además, el perito manifiesta haber “comprobado que, según las bases de datos de Chemical Abstracts Service, el producto (II) únicamente se ha descrito hasta la fecha en la familia de documentos de patente a la que pertenece la WO 01/02360 Al (Richter Gedeon)”, lo que le permite concluir que “(II) era un producto nuevo en la fecha de prioridad (lo cual justifica su patentabilidad...)”.

Y el ejemplo 1 de D4 describe “la transformación de (II) (3.9 g, 7.0 mmol) y de ácido bencenosulfónico (Ph-SO3H, 1.2 g, 7.6 mmol, disueltos en 20 ml de agua) en besilato de amlodipino (3.5 g, 6.2 mmol), en un medio de reacción con 100 ml de agua y 60 ml de acetonitrilo (

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), a 80 °C durante 3-4 horas. Tras evaporación del disolvente, el producto cristaliza por enfriamiento, se filtra, se lava con agua, y finalmente se recristaliza de una mezcla de metanol y acetato de etilo (sin indicar la proporción de ambos)”. A juicio del perito, también “esta información resulta complementaria a la del Drug Master File, donde no se indican los detalles”.

DUODÉCIMO: Reivindicaciones cuya infracción se cuestiona

P1 tiene tres reivindicaciones formales, que en realidad son cuatro reivindicaciones efectivas, dado que la reivindicación 3, mediante una dependencia múltiple, equivale a dos reivindicaciones efectivas, la 3(3+2+1) y la 3(3+2). La única reivindicación independiente es la reivindicación 1, que se refiere a procedimientos de obtención de un gran número de productos representados por la fórmula general (I), o sales farmacéuticamente aceptables de los mismos. La amlodipina corresponde al producto (I) cuando R es 2-clorofenilo, R1 es CH3, R2 es C2H5, Y es-(CH2)2- y R3 es H.

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Como se desprende de su texto, la reivindicación 1 intenta proteger un procedimiento de obtención que comprende:

La reivindicación 2, dependiente de la l, por definición comprende todos los elementos o limitaciones de la reivindicación l de la que depende, y añade una selección de varias posibles identidades para el radical -X del producto de partida (IA) de la etapa obligatoria (a). Entre estas identidades está la posibilidad de que el radical -X tenga la fórmula adjunta, que se denomina radical ftalimido y aparece en el ftaloilamlodipino (III) del procedimiento industrial de Richter Gedeon:

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La reivindicación 3(3+2+1) por definición comprende todos los elementos o limitaciones de la reivindicación 2, y añade el elemento o limitación de que el producto obtenido de fórmula (I) es la amlodipina (donde R3 es H) o su análogo en el que R3 es CH3.

Como la reivindicación l contempla tres alternativas, cabe analizar la posible infracción de la reivindicación 3(3+2+1), en relación con la alternativa (a). Para facilitar el análisis, el perito judicial expone el texto de las reivindicaciones, eligiendo exclusivamente los valores de las variables que llevan a la obtención de amlodipina y sus sales farmacéuticamente aceptables:

“1. Un procedimiento para la preparación de una nueva 1,4-dihidropiridina de fórmula:

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o una sal de adición de ácido farmacéuticamente aceptable de la misma, donde

Y es -(CH2)-

R es arilo

R1 y R2 son cada uno de ellos independientemente (C1-C4)-alquilo

y

R3 es hidrógeno;

euyo procedimiento está caracterizado porque se llevan a cabo, succsivamente, las siguientes elapas:

(a) someter un compuesto de fórmula:

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donde R, R1, R2 e Y son los definidos anteriormente y X es un grupo amino primario protegido ...

a una reacción de desprotección del grupo amino; y

(d) opcionalmente convertir el compuesto obtenido, de fórmula (I), en una sal de adición farmacéuticamente aceptable, mediante reacción con un ácido no tóxico.

2. Un procedimiento según la reivindicación l, donde X es un grupo de fórmula

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3 (3+2+1). Un procedimiento según la reivindicación 2, donde en el compuesto obtenido R es 2-clorofenilo, R1 es CH3, R2 es C2H5, Y es -(CH2)2- y R3 es H [o sea, (I) es amlodipino].”

Todo lo cual le permite al perito hacer ver como “una simple comparación con el esquema del procedimiento industrial de Richter Gedeon pone de manifiesto que el ftaloilamlodipino (III) corresponde al producto de partida (IA) de las reivindicaciones, y el amlodipino corresponde al producto final (I) de las reivindicaciones. De hecho, la reivindicación 3 solamente contempla otro producto final, a saber, el N-metil amlodipino (R3 = CH3)”.

Es por ello que, para contradecir lo anterior, el recurso de apelación de STADA argumenta que en el juicio realizado por el perito judicial subyace un error o una contradicción, cual es que analiza la reivindicación dependiente 3 de Pl “sin tener en cuenta las limitaciones impuestas a esta reivindicación por su dependencia de la reivindicación 1”.

Pero si analizamos con calma esta objeción, se advierte con claridad que no existe ninguna contradicción o error en el planteamiento del perito, y si en quien formula tal objeción cuando afirma que la reivindicación 3 (tanto la 3+2+1 como la 3+1) no protege la obtención de una sal de adición de amlodipina (por ejemplo en la página 97 del recurso se dice que “la reivindicación 3, define, por lo tanto, como producto final uno de los compuestos de fórmula (I) de la reivindicación 1, es decir una amina, y no una sal de adición del mismo”). Esta afirmación no es correcta pues tanto la reivindicación 3(3+2+1) como la 3(3+1) incorporan en su definición a la reivindicación 1, que claramente contiene la opción (d) para opcionalmente obtener sales de adición farmacéuticamente aceptables.

El recurso, en su intento de desautorizar al perito de designación judicial, insiste repetidamente que debería haberse comenzado por analizar la reivindicación 1, y que “la reivindicación 3 no es la realización más próxima al procedimiento industrial de Gedeon Richter... La realización más próxima es la reivindicación 1 etapa (a) seguida de la etapa (d) opcional”. Pero a esta objeción subyace una aplicación incorrecta del concepto de reivindicación dependiente que, como es sabido, bajo la forma de la expresión “según la reivindicación X”, incorpora implicitamente todo el texto de la reivindicación X de la que depende.

Al respecto, conviene recordar que una patente se infringe si, a juicio del tribunal, se ha probado la infracción de alguna de sus reivindicaciones válidas, sin que sea necesario probar la infracción de todas las reivindicaciones válidas de la patente. Cuando un grupo de reivindicaciones están ligadas por lo que suele denominarse “una linea de dependencia” (por ejemplo: una reivindicación 1, independiente; una reivindicación 2 que depende de la 1; y una reivindicación 3 que depende de la 2) el juicio de infracción se simplifica considerablemente en dos situaciones, relativamente frecuentes:

  1. cuando se concluye que no se infringe la reivindicación primera (independiente y más amplia), pues automáticamente se concluye, por definición, que tampoco se infringe ninguna de las demás reivindicaciones de la linea de dependencia;

  2. cuando se concluye que sí se infringe la reivindicación última (la dependiente más estrecha), pues automáticamente debe concluirse que, por definición, también se infringen todas las demás reivindicaciones de la linea de dependencia.

Y asi, en el presente caso, el informe del perito judicial ha considerado la linea de dependencia formada por las reivindicaciones 1, 2 y 3 (3+2+1) de P1, y ha llegado a la conclusión de que la realización cuestionada (el procedimiento industrial de Richter Gedeon) cac dentro del alcance de la protección de la reivindicación 3(3+2+1), de lo que automáticamente se desprende que también cae dentro del alcance de la protección de las reivindicaciones 2 y 1. Como se justifica en el informe, resulta práctico comparar con la reivindicación 3(3+2+1) pues es la más próxima a la realización cuestionada, dado que intenta proteger procedimientos de obtención de únicamente dos aminas (la amlodipina y su análogo con R3 = CH3) y sus sales de adición farmacéuticamente aceptables; y además, porque limita (mediante la reivindicación 2) los productos de partida (IA) a aquéllos que, además de otras dos posibilidades, tengan el radical ftalimido.

Más pacífica es la determinación del texto de la única reivindicación de P2 cuya infracción se cuestiona:

“1. Un procedimiento para la preparación de la sal besilato de amlodipino, caracterizado por las etapas de hacer reaccionar amlodipino base con una solución de ácido bencenosulfónico o su sal amónica en un disolvente inerte, y recuperar la sal besilato de amlodipino”.

DECIMO TERCERO: Experto en la materia

Hay acuerdo entre las partes en que el experto en la materia seria en este caso un técnico medio en el campo de la química orgánica sintética que tuviese conocimientos de lo que es la fabricación de principios activos farmacéuticos, sin capacidad inventiva, pero con acceso a un conocimiento común y general, el cual incluye libros de texto, manuales, enciclopedias, tratados, artículos de revisión y obras de referencia.

El recurso de apelación, para desautorizar el informe del perito judicial, se apoya en una afirmación extraída del mismo: “en este procedimiento judicial la discusión entre los peritos ha llegado a unos altísimos niveles de argumentación mecanística, no esperables en un experto en la materia. El que suscribe, que cuando todavia realizaba tareas docentes e investigadoras en química orgánica (hace más de 15 años), se dedicaba precisamente al tema de investigación de mecanismos de reacción, y que incluso publicó el libro sobre el tema que se cita en el curriculum (Apartado 1), ha leído con gran interés todos los argumentos escritos de los peritos, ha escuchado aclaraciones orales adicionales, y ha recibido y estudiado algunos documentos científicos adicionales a los obrantes en autos”. Y lo hace, el recurso, para negar que dicho perito judicial tuviera “conocimientos profundos sobre mecanismos de reacción de los profesores e investigadores universitarios...”, y de ahi concluir que su opinión no debe ser tenida en cuenta, pues carece de la condición de experto en la materia.

Pero debemos aclarar que para que un perito pueda aportar este punto de vista del “experto en la materia”, necesario para la adecuada interpretación del alcance de la protección de la invención y la realización cuestionada, no es esencial que el perito mismo lo sea, sino que, por su formación y experiencia, esté en condiciones de ponerse en la posición del “experto en la materia”. Y el Dr. Segura lo está pues, a título personal y por razones casuales, se declara con conocimientos profundos sobre mecanismos de reacción (que no atribuye a lo que en el sistema de patentes se denomina experto en la materia). Además, el perito menciona en su informe que el intentar colocarse mentalmente en el papel de un experto en la materia en la fecha en que se redactó la solicitud prioritaria de la patente (teniendo acceso al conocimiento común y general, que incluye libros de texto, manuales, enciclopedias, tratados, artículos de revisión y obras generales de referencia), ha sido un ejercicio mental que ha realizado antes de leer los abundantes y extensos dictámenes que obran en autos. Y es así como encontró fácilmente varios documentos de tipo general anteriores a 1982 de los cuales comenta algunos fragmentos:

  1. “Cualquier experto en la materia habría reconocido inmediatamente que, tanto los dos últimos pasos del procedimiento industrial de Richter Gedeon, como la reivindicación 3 de la patente ES 520.389 (Pfizerl), se refieren a la transformación de una ftalimida en una amina primaria, una reacción muy clásica que se suele asociar con la llamada Síntesis de Gabriel de aminas primarias, que se menciona en prácticamente todos los libros de texto de quimica orgánica. Asi, lo primero que ha hecho el que suscribe es consultar uno de los libros de texto más populares, el de Jerry March (“Advanced Organic Chemistry”, 2n ed., 1977), que incluye referencias a enciclopedias, tratados y artículos de revisión. Este libro de texto remite al trabajo de revisión de Gibson y Bradshaw, publicado en 1968 en la importante revista Angew. Chem. Int. Ed. Engl. (páginas 919-930). De hecho, cualquier enciclopedia o tratado posterior a 1968 remite a ese trabajo de revisión, que todo experto en la materia habría consultado”. Y adjunta un párrafo de ese trabajo, muy pertinente para lo que aquí se trata:

    “3.1.2 Hidrólisis en dos pasos

    En este método la imida [como lo es el ftaloilamlodipino (III)] se hidroliza en condiciones alcalinas al ácido ftalámico [como lo es el derivado ftalámico del amlodipino (II) de Richter Gedeon], y este último en condiciones ácidas a la amina [como lo es el amlodipino]. El primer paso se da muy fácilmente [refs. de 1962, 1993, 1937, 1950 y 1962], y es innecesario un tratamiento alcalino vigoroso a menos que haya que hidrolizar otros grupos.

    El segundo paso se puede llevar a cabo normalmente en condiciones ácidas más suaves que las que se usan para la ftalimida sustituida [refs. de 1911 y 1904], una característica importante cuando hay implicados algunos grupos sensibles al ácido.”

  2. Continúa diciendo el perito judicial que: “el que suscribe también ha encontrado una mención a la hidrólisis por pasos de ftalimidas, primero con hidróxidos alcalinos para dar el correspondiente derivado ftalámico, y luego con ácido para dar la amina (o amoníaco en el caso de la propia ftalimida) y ácido ftálico, en otros libros de texto (p.ej. J. Packer y J. Vaughan, “A Modern Approach to Organich Chemistry”, Oxford at the Clarendon Press 1958, pág. 807-8) y en tratados de síntesis (p.ej. Houben-Weyl, “Stickstoff-Verbindungen II, Amine, 1. Herstellung, 1957, páginas 94-95) y enciclopedias”.

    A título de ilustración reproduce “un fragmento de una de las enciclopedias más clásicas de química orgánica, la Enciclopedia Grignard de 1941, en la que, por cuestiones tipográficas, los anillos bencénicos aún se representaban como hexágonos alargados y sin dobles enlaces. Es evidente la mención a la hidrólisis por pasos de ftalimidas, primero con hidróxidos alcalinos para dar el correspondiente derivado ftalámico, y luego con ácido para dar la amina”.

  3. Y, más adelante, refiere que “... el concepto de grupo protector es funcional y los libros dedicados al tema cambian su contenido con el tiempo. Uno de los libros más consultados, que seguramente habría conocido el experto en la materia en este caso, es el de McOmie, “Protective Groups in Organic Chemistry”, donde, en su edición de 1973, menciona al grupo ftaloílo como grupo protector típico de aminas primarias dando lugar al derivado ftalimido. Además, respecto a la reacción de desprotección, este libro de referencia deja clara la posibilidad de hidrólisis en dos pasos, primero con álcali y luego con ácido, como se ilustra en el fragmento que se acompaña:

    “En los primeros trabajos era costumbre hidrolizar los derivados de ftalimido [como lo es el ftaloilamlodipino (III)] por calentamiento con ácidos, o llevar a cabo una hidrólisis en dos pasos, primero con álcali y luego con ácido, lo cual requería condiciones menos drásticas”.

Todo lo cual pone en evidencia que el perito judicial logró reflejar en su informe el conocimiento común y general propio del experto en la materia.

DÉCIMO CUARTO: Comparación de la realización cuestionada con el alcance de la protección de la reivindicación 3(3+2+1) de P1

Para interpretar el alcance de la protección de la reivindicación, el experto en la materia, además de su conocimiento común y general, habría usado la memoria descriptiva de la patente (y sus dibujos, que no los hay en este caso) como primera y principal fuente de ayuda, de acuerdo con los arts. 69.1 CPE y 60.1 LP, tal y como hemos expuesto en numerosas ocasiones (sentencias de 14 de octubre de 2003 [RA 403/2001] y de 20 de octubre de 2003 [RA 528/2001]).

En nuestro caso, el perito judicial, para interpretar el texto de la reivindicación 3(3+2+1), trae a colación un fragmento de la memoria descriptiva (pp. 11-12), realizando las oportunas aclaraciones en corchetes:

“Los compuestos de fórmula (l) donde R3 es H pueden ser preparados a partir de los correspondientes ftalimido derivados [entre los que está el ftaloilamlodipino (III)] de acuerdo con procedimientos convencionales, por ejemplo:

[se muestra una reacción general que incluye la transformación del ftaloilamlodipino (III) en un producto de fórmula (I)-Pfizerl [que incluye al amlodipino, mediante reacción con...]

(a) una amina primaria, ó

(b) un hidróxido metálico alcalino seguido de HCl [ácido clorhídrico] o H2SO4 (ácido sulfúrico).

La amina primaria preferida es la metilamina. El hidróxido metálico alcalino preferido es hidróxido potásico.

La reacción empleando metilamina se efectúa normalmente en etanol a la temperatura ambiente o calentando si es necesario... La reacción empleando hidróxido potásico se efectúa normalmente a la temperatura ambiente (aunque calentando si es necesario) en tetrahidrofurano, seguido de adición del ácido y calentamiento a la temperatura de reflujo o más baja. En todos los casos el producto puede ser aislado en la forma habitual”

Este fragmento de la memoria descriptiva [al margen de la errata intranscendente en que haya podido incurrir el informe del perito judicial al omitir la posibilidad de reacción con (b) hidrato de hidracina, llamándose entonces (c) a las condiciones de reacción que en el informe se llaman (b)], pone claramente de manifiesto que la hidrólisis del ftaloilamlodipino (III) pucde tener lugar por pasos, primero en medio alcalino y luego en medio ácido.

Es cierto, y de hecho nadie lo discute, que, como afirma STADA en su apelación, “no se encuentra ningún ejemplo en la memoria descriptiva de la patente que efectúe el procedimiento de preparación descrito en el método (c) para la preparación de algún compuesto de fórmula (I) a partir del correspondiente ftalimido derivado por desprotección”. Pero sí existe un ejemplo, el número 17, que describe la preparación de maleato (no besilato) de amlodipino, por una doble hidrólisis, primero alcalina y luego ácida. Así, se hace reaccionar el ftaloilamlodipino (III), que aparece en la realización cuestionada, con hidróxido potásico (KOH) en una mezcla de tetrahidrofurano y agua a temperatura ambiente, y después con ácido clorhidrico (HCl) en caliente El recurso de apelación critica por extenso los comentarios que el perito judicial realiza en torno a la reproducibilidad de dicho ejemplo, que no resulta determinante para interpretar el alcance de la protección, porque los ejemplos son meramente ilustrativos, y no limitativos. Ello podría tener importancia para una posible falta de suficiencia de la descripción, pero la demandada no ha alegado esta causa de nulidad.

En el escrito de apelación de la parte demandada se insiste repetidamente en que el alcance de la protección de la reivindicación 1 de P1 implica que el producto (I) obtenido en la etapa (a), por desprotección del grupo amino de (IA), y particularmente la amlodipina, necesariamente debe ser aislable y/o detectable. Consideramos, por el contrario, y de acuerdo con el informe del perito judicial, que tales limitaciones no se desprenden del texto de la reivindicación, convenientemente interpretada a la vista de la memoria descriptiva, en la que se dice que el producto (I) “puede” aislarse, pero no que “tenga que” o “deba” aislarse. En el fondo parece que el recurso ha cambiado lo que ha ser objeto de interpretación, que es el texto de las reivindicaciones, y no la memoria descriptiva, que debe servir para interpretar la reivindicaciones, sin que en esta función atraiga hacia si el objeto de la interpretación.

El informe pericial, con una argumentación que a la Sala le resulta convincente, afirma que a la vista de P1, “todo experto en la materia habría sabido que la desprotección de un grupo amino protegido por ftaloílo mediante hidrólisis de la correspondiente amida tenia lugar -y se podía hacer- por pasos. El primer paso de tratamiento con base (p.ej. hidróxido potásico) del ftaloilamlodipino (III) conduciría al derivado ftalámico del amlodipino (II), que estaria en la disolución en forma de sal potásica hasta que se neutralizase. Es cierto que habitualmente este intermedio ftaloilamlodipino (III) no se aislaba (y de ahi proviene la novedad y posibles ventajas del procedimiento reivindicado en la solicitud WO 01/02360 Al de Richter Gedeon), pero se sabía que este intermedio podía tratarse con un ácido fuerte en condiciones suaves para, primero neutralizar el grupo carboxilato, y posteriormente realizar el segundo paso de hidrólisis y dar la amina (y ácido ftálico como subproducto).

La modificación que se hace en el procedimiento industrial de Richter Gedeon es aislar el derivado ftalámico del amlodipino (II) por precipitación, y posteriormente tratarlo con un ácido fuerte (en este caso de ácido bencenosulfónico, Ph-SO3H, de pKa -6.5; o sea, casi tan fuerte como el ácido clorhídrico) en cantidad suficiente y en presencia de agua para que tenga lugar, no sólo la hidrólisis del grupo ftalámico, sino la liberación de la amina y la formación por precipitación de la sal de amonio de ese mismo ácido fuerte (el besilato de amlodipino), en un solo paso de síntesis”.

Como muy bien, estimamos, pone de relieve el perito judicial, al margen de que los dos últimos pasos del procedimiento industrial de Richter Gedeon, tal como se reivindican en D4, tengan novedad y actividad inventiva, dicho procedimiento cae literalmente dentro del alcance de la protección de la reivindicación 3 de P1 “pues, aunque por pasos, somete el ftaloilamlodipino (III) a una desprotección del grupo amino y, además, obtiene una sal farmacéuticamente aceptable de amlodipino mediante reacción con un ácido no tóxico (el ácido bencenosulfónico, Ph-SO3H). Responde pues a todos los elementos o caracteristicas técnicas de la reivindicación 3. El que el ácido bencenosulfónico juegue el doble papel de proporcionar el medio ácido para la hidrólisis del intermedio ftalámico del amlodipino (II) (intermedio esperable, aunque generalmente no aislado), por una parte, y que juegue el papel de ácido no tóxico para preparar una sal farmacéuticamente aceptable, por otra, no cambia sustancialmente la reproducción literal de la reivindicación”. Y llama finalmente la atención de que la reivindicación 3 de P1 no exige que se aisle la amlodipina, sino solamente que se obtenga mediante una desprotección de ftaloilamlodipino (III).

Partiendo de la consideración de que la interpretación literal de las caracteristicas técnicas de las reivindicaciones permite el análisis sobre lo que el experto en la materia habría entendido a partir de sus términos en la fecha de prioridad, a la vista de la descripción y los dibujos (arts. 60.1 LP y 69.1 CPE), el perito judicial concluye que “un experto en la materia, desde un punto de vista sintético y práctico, interpretaría literalmente los términos de la reivindicación 3 en un sentido suficientemente general y funcional para que, en este caso, comprendiese la realización desarrollada posteriormente por Richter Gedeon” (al margen de que ésta última resultara merecedora de la protección de patente).

DÉCIMO QUINTO: Comparación de la realización cuestionada con el alcance de la protección de la reivindicación 1 de P2

Como se ha indicado antes, el texto de la reivindicación 1, cuya infracción se cuestiona, es:

“1. Un procedimiento para la preparación de la sal besilato de amlodipino, caracterizado por las etapas de hacer reaccionar amlodipino base con una solución de ácido bencenosulfónico o su sal amónica en un disolvente inerte, y recuperar la sal besilato de amlodipino”.

Con ánimo de centrar la controversia conviene advertir que, según informa el perito judicial, en la realización cuestionada no hay ninguna sal amónica ni amoníaco, por lo que la alternativa “solución de sal amónica de ácido bencenosulfónico” no tiene incidencia en el presente caso.

En relación con la otra alternativa, en la memoria descriptiva, que debe ser tenida en consideración a la hora de interpretar el texto de la reivindicación, el ejemplo 1 describe la obtención de la sal besilato de amlodipina, partiendo de una disolución de amlodipina base en alcohol industrial desnaturalizado con metanol (donde hay aproximadamente un 4% de agua), a la que se le añade una cantidad ligeramente superior de ácido bencenosulfónico disuelto en el mismo disolvente, precipitando besilato de amlodipina, que posteriormente se separa.

Según el informe del perito judicial: “dada la gran acidez del ácido bencenosulfónico (Ph-SO3H), próxima a la del ácido clorhidrico (HCl), todos los dictámenes periciales están de acuerdo que, en una disolución acuosa de ácido bencenosulfónico, habrá tenido lugar una disociación prácticamente completa del ácido. O sea, que el equilibrio indicado por la siguiente ecuación quimica estará muy desplazado a la derecha:

image

En el Ejemplo 1 de la patente ES 2.012.803 B3 (Pfizer2), el agua representa solamente un 4%, pero hay suficiente (725 mmol) para la completa disociación del ácido bencenosulfónico (168 mmol). De hecho hay una relación molar agua:åcido bencenosulfónico mayor que 4...

Si, como se ha declarado por la parte demandada, el procedimiento industrial de obtención de besilato de amlodipino de Richter Gedeon realiza su último paso en una solución de 7.6 mmol de ácido bencenosulfónico en acetonitrilo:agua, 60:120, la disociación del ácido bencenosulfónico también será casi completa, en lo que parecen estar de acuerdo los dictåmenes periciales consultados por el que suscribe.

En el Dictamen Espada-Pedregal-1 y en el Dictamen Espada-Pedregal-2 se discute mucho sobre la interpretación de la caracteristica técnica “en un disolvente inerte” que aparece en la reivindicación 1. En opinión del que suscribe –el Dr. Segura-, varios de sus argumentos están viciados porque se incurre en el error de considerar que la reacción del Ejemplo 1 de la patente ES 2.012.803 B3 (Pfizer2) transcurre en metanol (cfr. p.ej. el Esquema Comparativo A (parte c) de la pág. 26, Tabla de la pág. 28, Esquema de la pág. 40, o el Esquema de la pág. 52 del Dictamen Espada-Pedregal-1); o en el error de considerar que en el Ejemplo 1 no hay agua. En estos dos dictåmenes se le da mucha importancia a la expresión “disolvente inerte”, diciendo que el procedimiento industrial de Richter Gedeon no usa un disolvente inerte, sino que usa agua que interviene en la reacción. Al que suscribe –el perito judicial- esta argumentación le parece incorrecta, pues en el Ejemplo 1 de la patente ES 2.012.803 B3 (Pfizer2) también hay agua. O sea, que el experto en la materia interpretaría que el agua, los alcoholes, y las mezclas de ambos son “disolventes inertes” a efectos de interpretar el alcance de la protección de la reivindicación 1 de esta patente”.

Frente a ello, el recurso de apelación insiste en que “... las enseñanzas de la Patente ES 2.012.803/EP 0.233.944 –P2- no sólo no aluden a reactivos adicionales como el agua, sino que incluso son contrarias a la presencia de tales reactivos adicionales.”

Pero, como informa el perito, el “experto en la materia le daría al término “disolvente inerte” un significado funcional (“que no reacciona”), relativo a los reactivos y los productos de la reacción. Se trataría de excluir, mediante una limitación funcional del tipo habitual en reivindicaciones de patente, posibles disolventes que reaccionasen con alguno de los grupos funcionales del amlodipino o del ácido bencenosulfónico; y también disolventes que se incorporaran en los productos finales. Lo que claramente no puede significar la expresión “disolvente inerte” es que se trate de un disolvente que impida la disociación del ácido bencenosulfónico y la protonación del amlodipino, pues esto es lo que sucede en el Ejemplo 1 de la memoria descriptiva, al igual que en el último paso del procedimiento industrial de Richter Gedeon”.

De ahí que, sigue informando el perito, “un experto en la materia, definido como un técnico medio en el campo de la quimica orgánica sintética que, a principios de 1986 (fecha de prioridad de la patente) comparase el último paso del procedimiento industrial de obtención de besilato de amlodipino de Richter Gedeon (esquema del Apartado 4) y la reivindicación 1 de la patente ES 2.012.803 B3 (Pfizer2), habría llegado a la conclusión de que dicho paso del procedimiento industrial cae literalmente dentro del alcance de la protección de la reivindicación”.

El perito aclara a continuación que la expresión “recuperar la sal de besilato de amlodipino” en la reivindicación no resulta una característica técnica limitante, pues en el procedimiento industrial también hay que “recuperar” el besilato de amlodipino (evaporando el disolvente, cristalizando y filtrando, según el Ejemplo l de la solicitud WO 01/02360 Al de Richter Gedeon)”. Lo que le permite afirmar que “en el procedimiento industrial de Richter Gedeon se usa una solución de ácido bencenosulfónico en un disolvente inerte (tan inerte como el del Ejemplo l de la patente, que permite la transferencia protónica y la disociación total o parcial del ácido bencenosulfónico)”.

En relación a la controversia en torno a si en la realización cuestionada dicha disolución de ácido bencenosulfónico se hace reaccionar o no con “amlodipina base”, dado que la reivindicación no incluye limitaciones como podrían ser que la amlodipina necesariamente tuviese que haber sido aislado antes, el perito entiende que “un experto en la materia, desde un punto de vista sintético y práctico, consideraría que hidrolizar en el medio de reacción el derivado ftalåmico del amlodipino (II) para dar amlodipino era una manera indirecta de aportar amlodipino base al medio de reacción, que no era sustancialmente distinto de aportar amlodipino previamente aislado. Muchas veces en síntesis orgánica se sigue este tipo de estrategia, de usar precursores o compuestos protegidos. El grupo 2-carboxibenzoil del derivado ftalámico del amlodipino (II) hace las funciones de grupo protector del grupo amino, aunque no se le considere en la actualidad típico grupo protector de amino (de hecho, como se ha discutido en el Apartado anterior, es un intermedio en la desprotección del grupo ftaloilo, que sí es un grupo protector tipico).

Como se desprende de lo dicho el apartado anterior, el experto en la materia sabía perfectamente que, desde un punto de vista sintético y práctico, el derivado ftalámico del amlodipino (II) se hidrolizaria fácilmente en un medio ácido, por lo que, para usarlo como fuente de amlodipino bastaría con tomar la precaución de poner suficiente ácido bencenosulfónico para precipitar todo el amlodipino en forma de besilato, y algo más de ácido bencenosulfónico para que en todo momento el medio fuese ácido. Obsérvese que en el Ejemplo l de la solicitud WO 01/02360 Al (Richter Gedeon) se pone un 8% de exceso de ácido bencenosulfónico (7.6 mmol de ácido bencenosulfónico para 7.0 mmol de derivado ftalámico del amlodipino (II), que generan 7.0 mmol de amlodipino).”

Para rebatir estos argumentos y conclusiones del informe del perito judicial respecto a la interpretación del alcance de la protección de la reivindicación l de P2, el recurso de apelación se funda en la aplicación del análisis producto de partida/medio de actuación/producto final a la realización cuestionada, que como hemos razonado en un fundamento juridico anterior, resulta inapropiado. Algunas de las objeciones del recurso de apelación se basan en la consideración que se ha probado que la amlodipina no se genera en el procedimiento industrial de Richter Gedeon, cuando realmente lo único que ha sucedido es que no se ha detectado, lo cual constituye un resultado completamente distinto, tal y como informó el perito judicial: “Respecto a los ensayos de detección de amlodipino realizados en el Dictamen Espada-Pedregal-l, el que suscribe opina que no son nada concluyentes, pues las técnicas empleadas (cromatografias, IH-RMN) no permiten detectar la presencia fugaz de amlodipino en el medio. Simplemente, los tiempos propios de observación de las técnicas empleadas son mucho mayores que los tiempos medios esperables para la existencia del amlodipino en presencia de exceso de ácido, pues la transferencia protónica es sumamente rápida (del orden de femtosegundos o 10-15 s)...”.

En resumen, las críticas contra el informe del perito judicial no nos parecen convincentes para cuestionar su conclusión de que la realización cuestionada cae dentro del alcance de la protección de la reivindicación 1 de P2, en una interpretación literal de la misma.

DÉCIMO SÉXTO: Actos de competencia desleal

La actora, en su demanda, solicitó que se declarara que la demandada había realizado actos de competencia desleal susceptibles de perjudicar los derechos e intereses de las demandantes. El acto de competencia desleal habria sido haberse prevalido en el mercado de una ventaja competitiva mediante la infracción de leyes y/o la simple infracción de normas jurídicas que tengan por objeto la regulación de la actividad concurrencial (art. 15 LCD), según se invoca en la fundamentación jurídica de la demanda. En realidad, la conducta que se imputa a la demanda es haberse aprovechado de la infracción que cometió un tercero (LABORATORIOS FARMABIÓN) al solicitar y obtener una autorización de la AEM de una EFG cuyo principio activo es el amlodipino besilato, en sus dos presentaciones de 5 y de 10 mg, estando todavía vigentes las patentes de la actora P1 y P2. Para la actora ello supondría una infracción del art. 50 LP y, aunque lo haya cometido un tercero, en la medida en que la demandada, al adquirir de él las autorizaciones, se ha beneficiado de ello, habría obtenido además una ventaja competitiva al estar en condiciones de comercializar esas especialidades a un precio inferior al que lo comercializa la actora.

Según la actora, la demandada debía esperar a que caducaran P1 y P2, para poder pedir la preceptiva autorización d